Registrar una marca és un dels passos més importants per protegir els actius intangibles de qualsevol empresa. El nom, logotip o signe distintiu amb què un producte o servei es presenta davant el públic, a més de constituir la seva identitat comercial, pot esdevenir un valuós element estratègic. No obstant això, el sistema de protecció de marques pot ser objecte d’abusos. En aquest particular, podem topar-nos amb un fenomen cada vegada més observat i qüestionat: les marques registrades de mala fe.
Aquest concepte descriu situacions en les quals una persona o empresa sol·licita el registre d’una marca no amb l’objectiu legítim d’utilitzar-la, sinó amb finalitats deslleials o perjudicials per a tercers. En aquest post, expliquem què implica realment actuar amb mala fe en l’àmbit del registre marcari, com s’identifiquen aquests casos i quines conseqüències poden tenir.
Marques registrades de mala fe: què són i com les identifica la EUIPO?
Tot i que el terme “mala fe” no està definit amb precisió en la legislació espanyola, sí que està contemplat a la Llei 17/2001, de Marques, com a causa per declarar la nul·litat d’una marca. En essència, s’entén que hi ha mala fe quan el sol·licitant actua de forma contrària a l’ètica empresarial, les bones pràctiques comercials o, directament, amb una clara intenció de perjudicar.
Les marques registrades de mala fe no s’utilitzen per identificar productes o serveis genuïns, sinó com a eines per bloquejar competidors, aprofitar-se de marques alienes o fins i tot especular amb la seva possible venda. La seva existència posa en perill tant l’equitat del mercat com els drets dels qui actuen de bona fe. Per això, també podria entendre’s com un acte de competència deslleial.
L’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) ha desenvolupat criteris concrets per avaluar si una marca ha estat registrada amb mala intenció. Si bé cada cas s’ha d’analitzar en el seu context, hi ha tres factors clau delineats per la jurisprudència que poden revelar una actuació deshonesta:
- Similitud enganyosa. Passa quan la marca registrada és tan semblant a una ja existent que pot induir a confusió entre els consumidors. Aquest tipus de conducta suggereix una clara intenció de beneficiar-se del reconeixement al·lè.
- Coneixement previ de l’ús d’una altra marca. En efecte, si el sol·licitant sabia, o havia de saber, que el signe que està registrant ja era utilitzat per una altra empresa al mercat, la seva sol·licitud podria considerar-se un acte de mala fe.
- Intenció deliberadament deslleial. Probablement, aquest pot ser l’indici més clar. Si podem provar que el sol·licitant no tenia un interès legítim a utilitzar la marca per als seus propis productes o serveis, i sí una motivació de perjudicar un altre, enfrontem un cas de marques registrades de mala fe.
Causes comunes que condueixen a l’anul·lació de marques registrades de mala fe
Quan es detecta un registre fraudulent, la llei contempla la possibilitat de declarar la seva nul·litat. En concret, les situacions més freqüents de cancel·lació de marques en els casos que ens ocupen inclouen:
- Especulació comercial. Alguns registres es presenten amb l’única finalitat de vendre la marca més endavant a qui realment la necessita, aprofitant-se de la seva situació.
- Aprofitament de la reputació al·lèna. També conegut com a comportament parasitari, es dona quan una marca intenta beneficiar-se de la notorietat i el valor comercial d’una altra ja establerta.
- Bloqueig d’entrada al mercat. De fet, algunes marques es registren amb l’únic propòsit d’impedir que una empresa competidora pugui operar legalment amb la seva identitat o nom comercial.
- Refilling o registres repetits. Passa quan un titular renova artificialment el cicle de vida de la seva marca presentant noves sol·licituds idèntiques o molt similars, especialment per evitar sancions per manca d’ús de la marca original.
Altres senyals que poden indicar marques registrades de mala fe
A part dels factors ja esmentats, la EUIPO assenyala altres elements que ajuden a identificar quan un registre podria haver estat realitzat amb mala fe. Entre ells, trobem:
- Les circumstàncies que van envoltar la creació i presentació del signe.
- El comportament previ del sol·licitant i l’ús que hagi fet de marques similars.
- La manca de lògica comercial que justifiqui la sol·licitud de la marca.
- La notorietat o caràcter distintiu del signe original enfront del nou intent de registre.
Pierre Cadault: un cas real de marca registrada de mala fe
Per descomptat, una de les formes més clares d’entendre l’impacte que poden tenir les marques registrades de mala fe és observar casos reals. Un exemple cridaner és la resolució n.º C 64 100 de l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), en la qual es va analitzar el registre de la marca Pierre Cadault.
Qui és Pierre Cadault? Es tracta d’un personatge fictici de la popular sèrie Emily in Paris, produïda per Viacom. Malgrat no tenir cap vincle amb la sèrie ni amb la seva productora, un tercer va decidir registrar aquest nom com a marca per explotar-ne la notorietat al mercat. Específicament, el registre abastava productes com roba, ulleres de sol, perfums i altres articles de moda. És a dir, el tipus de marxandatge que un podria associar naturalment amb una marca vinculada a un univers televisiu d’èxit.
Viacom va impugnar la sol·licitud i la EUIPO li va donar la raó: el sol·licitant havia actuat amb mala fe. L’objectiu no era llançar un producte autèntic, sinó aprofitar-se de la fama del personatge per obtenir beneficis indeguts. La prova era clara: Emily in Paris ja era un fenomen mediàtic a Europa abans que es presentés la sol·licitud. Per descomptat, el nom Pierre Cadault ja estava fermament associat al personatge de la sèrie.
Aquest cas reflecteix com les marques registrades de mala fe poden generar confusió entre els consumidors, en induir-los a creure que certs productes estan vinculats amb marques conegudes, quan en realitat no és així. A més, il·lustra com s’intenta obtenir rendibilitat econòmica a partir de la reputació al·lèna, sense haver contribuït en res a la seva construcció.
El risc real per a les marques legítimes
Més enllà d’aquest exemple puntual, els registres de mala fe representen una amenaça constant per als titulars legítims de marques. Des d’intents de bloqueig comercial fins a l’apropiació del prestigi d’una marca al·lèna, aquestes pràctiques distorsionen el mercat i debiliten els drets dels qui actuen amb transparència.
D’allí, que la EUIPO i els tribunals europeus hagin abordat nombrosos casos similars. Per exemple, situacions en les quals un sol·licitant busca avançar-se a una altra empresa en el registre d’una marca coneguda. O bé, en les quals es presenten marques amb variacions mínimes de noms famosos amb la intenció de confondre el consumidor i captar part de la seva atenció. Tot això forma part de l’ampli univers de les marques registrades de mala fe, un fenomen tan subtil en aparença com perjudicial a la pràctica.
Com prevenir danys per part de marques registrades de mala fe?
Evitar veure’s afectat per aquest tipus de registres deslleials requereix una actitud proactiva per part de les empreses. Aquí et deixem algunes recomanacions essencials per blindar els teus signes distintius:
- Monitoritza el mercat constantment. En aquest sentit, fer auditories periòdiques de marques pot ajudar-te a detectar registres sospitosos o intents d’apropiació indeguda.
- Amplia el teu registre a classes relacionades. No et limitis a protegir la teva marca en la categoria on la fas servir actualment. Registra-la també en sectors amb potencial expansió (com tecnologia, entreteniment o comerç electrònic) per evitar que altres s’avancin.
- Assegura l’ús real de la teva marca. En realitat, una de les estratègies més efectives enfront de possibles disputes és demostrar que utilitzes la marca de forma activa. Guarda proves com campanyes publicitàries, facturació de productes, embalatges o presència en fires comercials.
- Actua amb rapidesa davant de registres sospitosos. Si detectes un intent de registrar una marca que s’aprofita de la teva reputació, inicia el procés d’oposició o nul·litat al més aviat possible. Sens dubte, el temps és clau per evitar que la marca fraudulenta guanyi validesa legal.
- Cuida la teva reputació en línia. Avui més que mai, les marques estan exposades en múltiples canals digitals. És recomanable comptar amb eines de vigilància per detectar ús indeguts en xarxes socials, dominis web o plataformes de comerç electrònic.
Protegeix la teva marca davant de registres de mala fe amb el suport d’ISERN
A ISERN fa més d’un segle que ens dediquem a la protecció d’actius intangibles com marques, patents, drets de propietat industrial i intel·lectual i denominació d’origen. El nostre equip s’encarrega de gestionar el registre de les teves marques i vigilar de forma activa qualsevol intent d’ús indegut per part de tercers.
Així mateix, a través d’un sistema de monitorització constant, detectem senyals de risc i actuem amb rapidesa per evitar que els registres de mala fe afectin el teu negoci. Realitzem auditories periòdiques dels teus signes distintius, revisem i enfortim el teu portfoli de marques i anticipem possibles vulneracions mitjançant registres estratègics.
Per si no n’hi hagués prou, prestem servei tant en l’àmbit nacional com internacional. Si vols una protecció sòlida i experta davant de marques registrades de mala fe, estem a la teva disposició.