La identitat de marca és un dels actius més valuosos de qualsevol companyia, perquè és un element capaç d’establir una diferència en l’entorn empresarial competitiu actual. No obstant això, no és estrany trobar-se amb situacions en què una empresa descobreix que una altra està utilitzant un nom, logotip o element distintiu pràcticament idèntic o molt similar al seu. Aquest ús de marca aliena, lluny de ser una simple coincidència, pot tenir greus conseqüències legals si no es compta amb la deguda autorització del titular original de la marca.
L’ús indegut d’una marca registrada, a part de vulnerar drets exclusius, pot induir a error el consumidor. En conseqüència, aquesta situació genera confusió en el mercat i suposa un acte de competència deslleial. La legislació espanyola, conscient del pes que té una marca en el posicionament comercial, ofereix mecanismes legals per protegir els titulars enfront d’aquest tipus d’infraccions.
Què s’entén per ús de marca aliena?
Parlem d’ús de marca aliena quan un tercer utilitza, sense autorització, un signe distintiu idèntic o similar a una marca registrada. Especialment, quan aquest ús es produeix per a productes o serveis similars als que abasta aquesta marca. No importa si aquest tercer ha obtingut el seu dret amb posterioritat. En realitat, la prioritat i protecció recauen sobre qui va inscriure primer la seva marca en el registre oficial.
La clau està en el fet que l’ús no autoritzat ha de generar un risc de confusió o associació per part del públic. És a dir, que el consumidor mitjà pugui pensar que hi ha algun tipus de relació, vincle o suport entre ambdues marques quan, efectivament, no és així. Aquesta confusió pot afectar negativament la reputació de la marca original i distorsionar la competència en el mercat.
Què pot fer el titular d’una marca registrada?
Davant d’un cas d’ús indegut, el titular de la marca té a la seva disposició una sèrie d’accions legals, emparades per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques. Aquesta llei reconeix al titular el dret exclusiu a utilitzar la seva marca. En el mateix moment, aquest assumeix la facultat de prohibir que altres utilitzin aquest signe distintiu sense el seu consentiment en el tràfic econòmic.
Entre les mesures que pot adoptar el titular, trobem:
- Sol·licitar la retirada immediata del signe en productes, envasos o materials promocionals.
- Impedir la comercialització, importació o exportació de béns amb la marca usurpada.
- Oposar-se a l’ús del signe en noms comercials o denominacions socials.
- Prohibir-ne l’ús en documentació mercantil, xarxes socials, pàgines web o publicitat.
- Actuar enfront de l’ús de la seva marca en publicitat comparativa il·lícita, especialment si infringeix la Directiva 2006/114/CE sobre pràctiques publicitàries enganyoses.
Per cert, aquestes accions es poden exercir tant per la via civil com per la penal, depenent de la gravetat del cas i del perjudici causat.
Indemnitzacions per ús indegut i límit de temps per reclamar
A més de cessar l’activitat il·lícita, el titular també té dret a reclamar una compensació econòmica. En efecte, la Llei de Marques contempla que, en cas que un tribunal determini que s’ha produït una infracció, es podrà exigir una indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.
Aquesta compensació pot cobrir tant les pèrdues sofertes directament (dany emergent) com els guanys que van deixar d’obtenir-se per culpa de l’ús indegut (lucre cessant). Fins i tot, la llei ofereix una alternativa per evitar la càrrega d’haver de demostrar l’impacte exacte del dany. La mateixa consisteix en el fet que la constatació judicial de la infracció és suficient perquè l’afectat pugui reclamar almenys l’1% dels beneficis que hagi obtingut l’infractor gràcies a l’ús de la marca.
D’altra banda, l’article 45 de la Llei de Marques estableix un termini de cinc anys per interposar accions legals des del moment en què el titular de la marca coneix (o hauria d’haver conegut) l’ús il·lícit per part del tercer. Si durant aquest temps no ha actuat judicialment i ha tolerat aquest ús, perdrà el seu dret a reclamar.
Aquest límit temporal busca fomentar la diligència per part del titular de la marca. D’aquesta manera, és possible evitar la consolidació de situacions d’ús no autoritzat per mera passivitat. Per això, és indispensable actuar amb rapidesa tan bon punt es detecta una possible infracció.
Quan es permet l’ús de marca aliena?
Tot i que la llei protegeix amb fermesa els titulars d’una marca registrada, hi ha certes situacions en què un tercer pot utilitzar una marca aliena sense que això suposi una infracció legal. El punt clau és que aquest ús ha de ser lleial, necessari i, sobretot, no enganyós per al consumidor.
La Llei de Marques (art. 37) reconeix algunes excepcions al dret exclusiu que té un titular sobre la seva marca. En concret, permet que tercers facin ús de marca aliena sempre que el mateix:
- No es faci “a títol de marca”, és a dir, que no intenti presentar el producte com a propi del titular.
- Que sigui imprescindible per informar el consumidor sobre un aspecte essencial del producte o servei ofert.
Un exemple clàssic és l’ús d’una marca per indicar la compatibilitat d’un producte amb un altre. Pensem en recanvis per a electrodomèstics o en cartutxos de tinta per a impressores. En aquests casos, pot ser necessari esmentar la marca del fabricant original per explicar amb quins dispositius funciona el producte del tercer. Però compte: que una cosa sigui necessària no significa que es pugui fer de qualsevol forma.
Ús descriptiu: permès, però amb límits
Un dels usos legítims més comuns és l’anomenat ús descriptiu. Es produeix quan una empresa esmenta una marca registrada només per descriure o identificar un producte o servei.
Per exemple: “Compatible amb cartutxos HP” o “Recanvi vàlid per a cafeteres Nespresso”. Aquí, l’ús de la marca es justifica si no hi ha una altra forma igual de clara de comunicar aquesta informació al consumidor.
Per contra, si el producte es presenta de manera que pugui generar confusió, es perd l’excepció legal i es pot considerar una infracció. El mateix s’aplica a l’esment que suggereixi una col·laboració entre ambdues empreses o a l’ús de la denominació de la marca de forma prominent o enganyosa,
Jurisprudència clau: el que diuen els tribunals de l’ús de marca aliena
El sistema judicial ha deixat clar que hi ha línies que no s’han de creuar. La jurisprudència ha establert diversos criteris per determinar quan l’ús de marca aliena és legítim o no.
Un cas molt il·lustratiu el trobem en el conflicte entre una empresa de fulles d’afaitar (LA-Laboratorios) i altres marques reconegudes com Gillette. En aquest cas, les fulles venien empaquetades amb frases com: “Aquestes fulles s’adapten a les màquines Gillette Sensor”. La justícia va concloure que aquest ús generava confusió i que no era necessari anomenar explícitament Gillette per descriure el producte, per la qual cosa es va qualificar com a infracció.
D’altra banda, també hi ha sentències que avalen l’ús de marca aliena. Com en el cas d’un sorteig en el qual un dels premis era una “targeta regal de ZARA” per valor de 1.000 euros. El Tribunal Suprem espanyol va considerar el 2021 que aquest ús era legítim, ja que s’utilitzava la marca amb un fi informatiu i no comercial. No es tractava d’una campanya de màrqueting encoberta ni d’un intent d’explotar la reputació de ZARA. Simplement, la intenció era comunicar amb claredat el premi al públic. En aquest cas, l’ús es va ajustar a la legalitat en aquella instància.
Posteriorment, el setembre de 2023, l’Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), va donar la raó a Inditex, com a titular de la marca Zara. L’esmentat jurista va determinar que l’infractor -Buongiorno Myalert- no podia aprofitar les limitacions dels drets del titular contemplats en article 14, de la Directiva 2015/2436, perquè aquest ús no està inclòs en l’article 6, de la Directiva 2008/95, que aplica als fets.
Com protegir la teva marca i actuar davant d’usos indeguts
En efecte, protegir la nostra marca és un requisit indispensable per reclamar qualsevol ús no autoritzat d’aquesta. De res serveix descobrir que algú està explotant la nostra identitat corporativa o de productes si prèviament no la inscrivim davant l’OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques) o l’EUIPO (Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea).
En tenir aquest registre en vigor, si detectes un ús indegut per part de tercers, l’ideal és seguir un protocol d’actuació en dues fases:
- Intent amistós: contacta amb la part infractora mitjançant un requeriment formal (per exemple, a través de burofax). Eventualment, és possible que el problema es resolgui amb una simple advertència, especialment si el tercer no era conscient que estava infringint drets.
- Acció legal: si no hi ha resposta o no es cessa en l’ús no autoritzat, hauràs de recórrer als tribunals. Com a titular, pots sol·licitar que es paralitzi immediatament l’ús de la teva marca, exigir el pagament d’una indemnització per danys i perjudicis. Més encara, pots sol·licitar mesures cautelars per infracció de la propietat industrial.
Com vam dir, el termini legal per iniciar accions judicials és de cinc anys des que vas conèixer l’ús indegut. Si deixes passar aquest temps, perdràs el dret a reclamar.
Defensem els teus drets en casos d’ús de marca aliena
A ISERN Patentes y Marcas portem més d’un segle oferint solucions eficaces en matèria de registre, vigilància i defensa de marques, tant a nivell nacional com internacional. Si detectes que un tercer està utilitzant la teva marca sense autorització, el nostre equip legal especialitzat està preparat per actuar amb rapidesa. En aquest sentit, t’assessorem en tot el procés i emprenem les accions necessàries per protegir els teus interessos i reclamar la compensació que et correspongui. Compta amb el nostre suport efectiu en casos d’ús de marca aliena. Pots visitar-nos a qualsevol de les nostres 12 oficines i consulta’ns sense compromís.