La identidad de marca es uno de los activos más valiosos de cualquier compañía, porque es un elemento capaz de establecer una diferencia en el competitivo entorno empresarial actual. Sin embargo, no es raro encontrarse con situaciones en las que una empresa descubre que otra está utilizando un nombre, logotipo o elemento distintivo prácticamente idéntico o muy similar al suyo. Este uso de marca ajena, lejos de ser una simple coincidencia, puede tener graves consecuencias legales si no se cuenta con la debida autorización del titular original de la marca.
El uso indebido de una marca registrada, aparte de vulnerar derechos exclusivos, puede inducir a error al consumidor. En consecuencia, tal situación genera confusión en el mercado y supone un acto de competencia desleal. La legislación española, consciente del peso que tiene una marca en el posicionamiento comercial, ofrece mecanismos legales para proteger a los titulares frente a este tipo de infracciones.
¿Qué se entiende por uso de marca ajena?
Hablamos de uso de marca ajena cuando un tercero utiliza, sin autorización, un signo distintivo idéntico o similar a una marca registrada. Especialmente, cuando este uso se da para productos o servicios similares a los que abarca dicha marca. No importa si ese tercero ha obtenido su derecho con posterioridad. En realidad, la prioridad y protección recaen sobre quien inscribió primero su marca en el registro oficial.
La clave está en que el uso no autorizado debe generar un riesgo de confusión o asociación por parte del público. Es decir, que el consumidor medio pueda pensar que existe algún tipo de relación, vínculo o respaldo entre ambas marcas cuando, efectivamente, no es así. Esta confusión puede afectar negativamente la reputación de la marca original y distorsionar la competencia en el mercado.
¿Qué puede hacer el titular de una marca registrada?
Ante un caso de uso indebido, el titular de la marca tiene a su disposición una serie de acciones legales, amparadas por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Esta ley reconoce al titular el derecho exclusivo a utilizar su marca. En el mismo momento, este asume la facultad de prohibir que otros utilicen dicho signo distintivo sin su consentimiento en el tráfico económico.
Entre las medidas que puede adoptar el titular, encontramos:
- Solicitar la retirada inmediata del signo en productos, envases o materiales promocionales.
- Impedir la comercialización, importación o exportación de bienes con la marca usurpada.
- Oponerse al uso del signo en nombres comerciales o denominaciones sociales.
- Prohibir su empleo en documentación mercantil, redes sociales, páginas web o publicidad.
- Actuar frente al uso de su marca en publicidad comparativa ilícita, especialmente si infringe la Directiva 2006/114/CE sobre prácticas publicitarias engañosas.
Por cierto, estas acciones pueden ejercerse tanto por la vía civil como por la penal, dependiendo de la gravedad del caso y del perjuicio causado.
Indemnizaciones por uso indebido y límite de tiempo para reclamar
Además de cesar la actividad ilícita, el titular también tiene derecho a reclamar una compensación económica. En efecto, la Ley de Marcas contempla que, en caso de que un tribunal determine que se ha producido una infracción, se podrá exigir una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Esta compensación puede cubrir tanto las pérdidas sufridas directamente (daño emergente) como las ganancias que dejaron de obtenerse por culpa del uso indebido (lucro cesante). Incluso, la ley ofrece una alternativa para evitar la carga de tener que demostrar el impacto exacto del daño. La misma consiste en que la constatación judicial de la infracción es suficiente para que el afectado pueda reclamar al menos el 1% de los beneficios que haya obtenido el infractor gracias al uso de la marca.
Por otro lado, el artículo 45 de la Ley de Marcas establece un plazo de cinco años para interponer acciones legales desde el momento en que el titular de la marca conoce (o debió conocer) el uso ilícito por parte del tercero. Si durante ese tiempo no ha actuado judicialmente y ha tolerado ese uso, perderá su derecho a reclamar.
Este límite temporal busca fomentar la diligencia por parte del titular de la marca. De este modo, es posible evitar la consolidación de situaciones de uso no autorizado por mera pasividad. Por ello, es indispensable actuar con rapidez en cuanto se detecta una posible infracción.
¿Cuándo se permite el uso de marca ajena?
Aunque la ley protege con firmeza a los titulares de una marca registrada, existen ciertas situaciones en las que un tercero puede utilizar una marca ajena sin que ello suponga una infracción legal. El punto clave es que este uso debe ser leal, necesario y, sobre todo, no engañoso para el consumidor.
La Ley de Marcas (art. 37) reconoce algunas excepciones al derecho exclusivo que tiene un titular sobre su marca. En concreto, permite que terceros hagan uso de marca ajena siempre que el mismo:
- No se haga “a título de marca”, es decir, que no intente presentar el producto como propio del titular.
- Que sea imprescindible para informar al consumidor sobre un aspecto esencial del producto o servicio ofrecido.
Un ejemplo clásico es el uso de una marca para indicar la compatibilidad de un producto con otro. Pensemos en recambios para electrodomésticos o en cartuchos de tinta para impresoras. En esos casos, puede ser necesario mencionar la marca del fabricante original para explicar con qué dispositivos funciona el producto del tercero. Pero cuidado: que algo sea necesario no significa que se pueda hacer de cualquier forma.
Uso descriptivo: permitido, pero con límites
Uno de los usos legítimos más comunes es el denominado uso descriptivo. Se produce cuando una empresa menciona una marca registrada solo para describir o identificar un producto o servicio.
Por ejemplo: “Compatible con cartuchos HP” o “Recambio válido para cafeteras Nespresso”. Aquí, el uso de la marca se justifica si no existe otra forma igual de clara de comunicar esa información al consumidor.
Por el contrario, si el producto se presenta de forma que pueda generar confusión, se pierde la excepción legal y puede considerarse una infracción. Lo mismo aplica a la mención que sugiera una colaboración entre ambas empresas o al uso de la denominación de la marca de forma prominente o engañosa,
Jurisprudencia clave: lo que dicen los tribunales del uso de marca ajena
El sistema judicial ha dejado claro que hay líneas que no se deben cruzar. La jurisprudencia ha establecido varios criterios para determinar cuando el uso de marca ajena es legítimo o no.
Un caso muy ilustrativo lo encontramos en el conflicto entre una empresa de cuchillas de afeitar (LA-Laboratorios) y otras marcas reconocidas como Gillette. En este caso, las cuchillas venían empaquetadas con frases como: “Estas hojas se adaptan a las máquinas Gillette Sensor”. La justicia concluyó que este uso generaba confusión y que no era necesario nombrar explícitamente a Gillette para describir el producto, por lo que se calificó como infracción.
Por otra parte, también hay sentencias que avalan el uso de marca ajena. Como en el caso de un sorteo en el que uno de los premios era una “tarjeta regalo de ZARA” por valor de 1.000 euros. El Tribunal Supremo español consideró en 2021 que ese uso era legítimo, ya que se utilizaba la marca con un fin informativo y no comercial. No se trataba de una campaña de marketing encubierta ni de un intento de explotar la reputación de ZARA. Simplemente, la intención era comunicar con claridad el premio al público. En tal caso, el uso se ajustó a la legalidad en esa instancia.
Posteriormente, en septiembre de 2023, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), dio la razón a Inditex, como titular de la marca Zara. El mencionado jurista determinó que el infractor -Buongiorno Myalert- no podía aprovechar las limitaciones de los derechos del titular contemplados en artículo 14, de la Directiva 2015/2436, porque tal uso no está incluido en el artículo 6, de la Directiva 2008/95, que aplica a los hechos.
Cómo proteger tu marca y actuar ante usos indebidos
En efecto, proteger nuestra marca es un requisito indispensable para reclamar cualquier uso no autorizado de esta. De nada sirve descubrir que alguien está explotando nuestra identidad corporativa o de productos si previamente no la inscribimos ante la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) o la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea).
Al tener dicho registro en vigor, si detectas un uso indebido por parte de terceros, lo ideal es seguir un protocolo de actuación en dos fases:
- Intento amistoso: contacta con la parte infractora mediante un requerimiento formal (por ejemplo, a través de burofax). Eventualmente, es posible que el problema se resuelva con una simple advertencia, especialmente si el tercero no era consciente de que estaba infringiendo derechos.
- Acción legal: si no hay respuesta o no se cesa en el uso no autorizado, tendrás que acudir a los tribunales. Como titular, puedes solicitar que se paralice inmediatamente el uso de tu marca, exigir el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Más aún, puedes solicitar medidas cautelares por infracción de la propiedad industrial.
Como dijimos, el plazo legal para iniciar acciones judiciales es de cinco años desde que conociste el uso indebido. Si dejas pasar ese tiempo, perderás el derecho a reclamar.
Defendemos tus derechos en casos de uso de marca ajena
En ISERN Patentes y Marcas llevamos más de un siglo ofreciendo soluciones eficaces en materia de registro, vigilancia y defensa de marcas, tanto a nivel nacional como internacional. Si detectas que un tercero está utilizando tu marca sin autorización, nuestro equipo legal especializado está preparado para actuar con rapidez. En este sentido, te asesoramos en todo el proceso y emprendemos las acciones necesarias para proteger tus intereses y reclamar la compensación que te corresponda. Cuenta con nuestro respaldo efectivo en casos de uso de marca ajena. Puedes visitarnos en cualquiera de nuestras 12 oficinas y consúltanos sin compromiso.