Des del gener de 2023, els titulars de drets anteriors i altres interessats disposen d’una alternativa més directa per sol·licitar l’anul·lació o extinció de marques i noms comercials registrats a Espanya. I és que ja és possible efectuar procediments de nul·litat i caducitat a l’OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques)! Aquesta institució ha assumit oficialment la competència per resoldre aquests casos que abans eren competència exclusiva dels tribunals civils.
Sens dubte, la novetat és significativa. En lloc d’acudir necessàriament als jutjats, ara els interessats poden tramitar aquestes accions per via administrativa, sempre que no es tracti d’un procediment reconvencional en el context d’una demanda per infracció. Aquesta modificació, a part de reduir la complexitat del procés, facilita l’accés a mecanismes més àgils per a la defensa dels drets marcaris.
Nul·litat i caducitat a l’OEPM: simplificació i claredat processal
En efecte, un dels canvis més rellevants té a veure amb com es gestionen les sol·licituds de nul·litat i caducitat a l’OEPM. A partir d’aquesta reforma, aquests procediments es tramiten completament per escrit i sense necessitat de vistes presencials. Això suposa un gran avantatge per als qui desitgen resoldre disputes sense haver d’enfrontar-se als temps, costos i formalismes del sistema judicial tradicional.
En concret, l’OEPM pot declarar la caducitat d’una marca si han passat més de cinc anys des del seu registre sense que se n’hagi fet un ús real i efectiu al mercat, sempre que no existeixi una causa justificada per a aquesta inactivitat. També hi ha la possibilitat de sol·licitar la caducitat si la marca ha perdut el seu caràcter distintiu i ha passat a ser una denominació genèrica en el comerç, o si ha adquirit un caràcter enganyós.
En particular, el procediment de nul·litat permet impugnar registres que vulnerin prohibicions absolutes, com la falta de distintivitat, el caràcter descriptiu, la contrarietat a la llei o a l’ordre públic. O bé, que infringeixin prohibicions relatives. Per exemple, quan una marca és idèntica o similar a una altra registrada prèviament, o fins i tot quan es demostra que el sol·licitant va actuar de mala fe.
Fonaments legals i abast dels procediments de nul·litat i caducitat a l’OEPM
Aquests canvis es recolzen en el Reial Decret llei 23/2018, que trasllada a l’ordenament espanyol la Directiva (UE) 2015/2436 relativa a les marques. Per cert, gràcies a aquesta actualització legislativa, l’OEPM també adquireix la potestat d’examinar qüestions que abans eren exclusivament judicials, com les sol·licituds presentades de mala fe, atorgant així una major amplitud de control a l’organisme.
La resolució dels procediments de nul·litat i caducitat a l’OEMP té un marc temporal definit: 24 mesos per a les accions de nul·litat i 20 mesos per a les de caducitat. Així ho estableix la Disposició Addicional Cinquena de la Llei de Marques. Per descomptat, aquesta previsibilitat resulta clau per a empreses i professionals que busquen protegir els seus interessos sense enfrontar-se a demores perllongades.
Costos, representació i prova per a processos de nul·litat i caducitat a l’OEMP
Un dels aspectes que més crida l’atenció dels nous procediments de nul·litat i caducitat a l’OEPM és la seva accessibilitat. De fet, no és necessari comptar amb la signatura d’un advocat ni amb la intervenció d’un agent de la propietat industrial o procurador. Encara que sempre és recomanable comptar amb assessorament especialitzat -com el que oferim a ISERN– per maximitzar les possibilitats d’èxit.
Quant als costos, s’exigeix el pagament d’una taxa administrativa de 200 euros, a la qual se sumarien, en el seu cas, els honoraris per la preparació de la demanda. Encara més, no es contempla la condemna en costes ni la possibilitat de reclamar danys i perjudicis dins d’aquest procediment.
Un altre detall important: no se celebren vistes orals davant l’OEPM. En aquest sentit, la prova és essencialment documental i s’ha d’aportar íntegrament en el moment de presentar la demanda i la contestació. Només si el procediment es recorre davant l’audiència provincial podria arribar a celebrar-se una vista, però ja fora de l’àmbit estrictament administratiu.
La prova, peça clau en accions per mala fe i col·lisió amb marques prioritàries
Un dels aspectes més complexos dins dels procediments de nul·litat i caducitat a l’OEPM és la gestió de la prova. Especialment, en aquells casos en els quals s’al·lega que una marca va ser sol·licitada de mala fe o que entra en conflicte amb drets anteriors.
En el primer cas -nul·litat per mala fe- l’Oficina haurà d’avaluar el comportament del sol·licitant en el moment exacte en què va demanar el registre de la marca. Això obliga a retrocedir en el temps i analitzar si hi va haver intenció d’aprofitar-se de la reputació aliena, obstaculitzar l’ús legítim d’una marca anterior o qualsevol altra conducta de competència deslleial. Aleshores, l’OEPM utilitzarà els criteris fixats pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, afegint un component d’anàlisi jurídica especialitzada a l’expedient.
Cal destacar que, si bé l’OEPM va ser qui inicialment va concedir el registre, ara pot ser també la que l’anul·li, després de valorar aquests elements. Això reforça el principi que el registre marcari no és inamovible, i pot perdre’s si es demostra que la seva concessió va vulnerar el marc legal o els drets de tercers.
Nul·litat per col·lisió
D’altra banda, en les accions per col·lisió amb marques prioritàries, qui inicia el procediment ha de provar dues qüestions fonamentals:
- Que ha usat de forma efectiva la seva marca durant els cinc anys anteriors a la presentació de la demanda.
- També, que l’ha usat durant els cinc anys previs al moment en què es va sol·licitar la marca impugnada.
Això pot significar aportar proves d’ús que daten de fa una dècada o més. Per tant, en previsió de tals circumstàncies, els titulars de drets anteriors haurien de realitzar una gestió documental meticulosa i ben arxivada.
De no poder-se acreditar aquest ús, l’OEPM desestimarà la demanda. Així, la càrrega probatòria recau plenament en qui pretén fer valer el seu dret anterior, la qual cosa converteix la documentació i les dates en elements crítics del procediment.
Revisió de decisions: recursos i control de legalitat
Com ocorre amb qualsevol procediment administratiu, les decisions adoptades en matèria de nul·litat o caducitat a l’OEPM poden ser recorregudes. En primer lloc, és possible presentar un recurs d’alçada davant la mateixa Oficina, que permet revisar internament la resolució inicial.
Però si després d’aquesta revisió el sol·licitant no queda conforme, pot acudir als tribunals, en concret a les seccions especialitzades de propietat industrial de les Audiències Provincials de ciutats com Madrid, Barcelona, València, Granada, la Corunya, Bilbao i Las Palmas de Gran Canaria. D’aquesta manera, és factible garantir que les resolucions més complexes puguin ser revisades per jutges amb experiència en aquesta matèria.
El marc legal d’aquests recursos està recollit en l’article 447 bis de la Llei d’Enjudiciament Civil. Aquest regula específicament les impugnacions contra resolucions de l’OEPM. A diferència d’un recurs contenciós administratiu tradicional, aquesta via busca no només declarar la invalidesa de l’acte administratiu, sinó també protegir de forma activa els drets del demandant.
En conseqüència, si s’estima la impugnació, el tribunal pot ordenar l’anul·lació de la resolució de l’OEPM. Fins i tot, depenent del cas, podria decidir la concessió d’una nova marca, la seva cancel·lació, modificació o manteniment. De tal manera, restableix l’equilibri entre les parts i garanteix una tutela judicial efectiva.
Què passa si el demandat és estranger?
En un món cada vegada més globalitzat, no és estrany que les demandes de nul·litat o caducitat es dirigeixin contra titulars estrangers. Als efectes, la normativa simplifica el procediment: no és necessari traduir la demanda a l’idioma del demandat.
La notificació es realitza a través de l’agent de la propietat industrial que el titular hagués designat en la seva sol·licitud o, en defecte d’això, s’envia a l’adreça facilitada en registrar la marca o el nom comercial a Espanya. Aquesta mesura busca evitar traves burocràtiques i facilitar la tramitació eficient, fins i tot en casos transnacionals.
Necessites iniciar un procediment de nul·litat o caducitat a l’OEPM?
Com veus, el nou marc administratiu facilita considerablement la presentació de sol·licituds de nul·litat i caducitat a l’OEPM. Aquesta mesura elimina molts dels passos que abans eren propis del procés judicial tradicional, com l’audiència prèvia o el judici oral. Tal simplificació suposa una oportunitat per fer valer els teus drets de forma més àgil i eficient.
Així i tot, sabem que cada cas és diferent i que poden sorgir molts dubtes sobre com preparar la documentació, quines proves presentar o com actuar davant d’una resolució desfavorable. A ISERN Patents i Marques comptem amb més d’un segle d’experiència defensant els interessos dels nostres clients en matèria de propietat industrial, tant a Espanya com a l’estranger. El nostre equip d’especialistes t’acompanya durant tot el procés: des de l’anàlisi de viabilitat fins a la presentació de la sol·licitud o la interposició del recurs corresponent.
Si necessites assessorament en procediments de nul·litat o caducitat a l’OEPM, o si desitges impugnar una resolució, estem a la teva disposició. T’esperem en qualsevol de les nostres 12 delegacions o pots contactar-nos a través del següent formulari.