Desde enero de 2023, los titulares de derechos anteriores y demás interesados disponen de una alternativa más directa para solicitar la anulación o extinción de marcas y nombres comerciales registrados en España. ¡Y es que ya es posible efectuar procedimientos de nulidad y caducidad en la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas)! Esta institución ha asumido oficialmente la competencia para resolver estos casos que antes eran competencia exclusiva de los tribunales civiles.
Sin duda, la novedad es significativa. En lugar de acudir necesariamente a los juzgados, ahora los interesados pueden tramitar estas acciones por vía administrativa, siempre que no se trate de un procedimiento reconvencional en el contexto de una demanda por infracción. Esta modificación, aparte de reducir la complejidad del proceso, facilita el acceso a mecanismos más ágiles para la defensa de los derechos marcarios.
Nulidad y caducidad en la OEPM: simplificación y claridad procesal
En efecto, uno de los cambios más relevantes tiene que ver con cómo se gestionan las solicitudes de nulidad y caducidad en la OEPM. A partir de esta reforma, estos procedimientos se tramitan completamente por escrito y sin necesidad de vistas presenciales. Esto supone una gran ventaja para quienes desean resolver disputas sin tener que enfrentarse a los tiempos, costes y formalismos del sistema judicial tradicional.
En concreto, la OEPM puede declarar la caducidad de una marca si han pasado más de cinco años desde su registro sin que se haya hecho un uso real y efectivo de ella en el mercado, siempre que no exista una causa justificada para dicha inactividad. También cabe la posibilidad de solicitar la caducidad si la marca ha perdido su carácter distintivo y ha pasado a ser una denominación genérica en el comercio, o si ha adquirido un carácter engañoso.
En particular, el procedimiento de nulidad permite impugnar registros que vulneren prohibiciones absolutas, como la falta de distintividad, el carácter descriptivo, la contrariedad a la ley o al orden público. O bien, que infrinjan prohibiciones relativas. Por ejemplo, cuando una marca es idéntica o similar a otra registrada previamente, o incluso cuando se demuestra que el solicitante actuó de mala fe.
Fundamentos legales y alcance de los procedimientos de nulidad y caducidad en la OEPM
Estos cambios se apoyan en el Real Decreto-ley 23/2018, que traspone al ordenamiento español la Directiva (UE) 2015/2436 relativa a las marcas. Por cierto, gracias a esta actualización legislativa, la OEPM también adquiere la potestad de examinar cuestiones que antes eran exclusivamente judiciales, como las solicitudes presentadas de mala fe, otorgando así una mayor amplitud de control al organismo.
La resolución de los procedimientos de nulidad y caducidad en la OEMP tiene un marco temporal definido: 24 meses para las acciones de nulidad y 20 meses para las de caducidad. Así lo establece la Disposición Adicional Quinta de la Ley de Marcas. Desde luego, esta previsibilidad resulta clave para empresas y profesionales que buscan proteger sus intereses sin enfrentarse a demoras prolongadas.
Costes, representación y prueba para procesos de nulidad y caducidad en la OEMP
Uno de los aspectos que más llama la atención de los nuevos procedimientos de nulidad y caducidad en la OEPM es su accesibilidad. De hecho, no es necesario contar con la firma de un abogado ni con la intervención de un agente de la propiedad industrial o procurador. Aunque siempre es recomendable contar con asesoramiento especializado -como el que ofrecemos en ISERN– para maximizar las posibilidades de éxito.
En cuanto a los costes, se exige el pago de una tasa administrativa de 200 euros, a lo que se sumarían, en su caso, los honorarios por la preparación de la demanda. Más aún, no se contempla la condena en costas ni la posibilidad de reclamar daños y perjuicios dentro de este procedimiento.
Otro detalle importante: no se celebran vistas orales ante la OEPM. En este sentido, la prueba es esencialmente documental y debe aportarse íntegramente en el momento de presentar la demanda y la contestación. Solo si el procedimiento se recurre ante la audiencia provincial podría llegar a celebrarse una vista, pero ya fuera del ámbito estrictamente administrativo.
La prueba, pieza clave en acciones por mala fe y colisión con marcas prioritarias
Uno de los aspectos más complejos dentro de los procedimientos de nulidad y caducidad en la OEPM es la gestión de la prueba. Especialmente, en aquellos casos en los que se alega que una marca fue solicitada de mala fe o que entra en conflicto con derechos anteriores.
En el primer caso -nulidad por mala fe- la Oficina deberá evaluar el comportamiento del solicitante en el momento exacto en que pidió el registro de la marca. Esto obliga a retroceder en el tiempo y analizar si hubo intención de aprovecharse de la reputación ajena, obstaculizar el uso legítimo de una marca anterior o cualquier otra conducta de competencia desleal. Entonces, la OEPM utilizará los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, añadiendo un componente de análisis jurídico especializado al expediente.
Cabe destacar que, si bien la OEPM fue quien inicialmente concedió el registro, ahora puede ser también la que lo anule, tras valorar tales elementos. Esto refuerza el principio de que el registro marcario no es inamovible, y puede perderse si se demuestra que su concesión vulneró el marco legal o los derechos de terceros.
Nulidad por colisión
Por otra parte, en las acciones por colisión con marcas prioritarias, quien inicia el procedimiento debe probar dos cuestiones fundamentales:
- Que ha usado de forma efectiva su marca durante los cinco años anteriores a la presentación de la demanda.
- También, que la ha usado durante los cinco años previos al momento en que se solicitó la marca impugnada.
Esto puede significar aportar pruebas de uso que datan de hace una década o más. Por tanto, en previsión de tales circunstancias, los titulares de derechos anteriores deberían realizar una gestión documental meticulosa y bien archivada.
De no poderse acreditar ese uso, la OEPM desestimará la demanda. Así, la carga probatoria recae plenamente en quien pretende hacer valer su derecho anterior, lo que convierte a la documentación y a las fechas en elementos críticos del procedimiento.
Revisión de decisiones: recursos y control de legalidad
Como ocurre con cualquier procedimiento administrativo, las decisiones adoptadas en materia de nulidad o caducidad en la OEPM pueden ser recurridas. En primer lugar, es posible presentar un recurso de alzada ante la propia Oficina, que permite revisar internamente la resolución inicial.
Pero si tras esta revisión el solicitante no queda conforme, puede acudir a los tribunales, en concreto a las secciones especializadas de propiedad industrial de las Audiencias Provinciales de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, La Coruña, Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria. De esta forma, es factible garantizar que las resoluciones más complejas puedan ser revisadas por jueces con experiencia en esta materia.
El marco legal de estos recursos está recogido en el artículo 447 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El mismo regula específicamente las impugnaciones contra resoluciones de la OEPM. A diferencia de un recurso contencioso-administrativo tradicional, esta vía busca no solo declarar la invalidez del acto administrativo, sino también proteger de forma activa los derechos del demandante.
En consecuencia, si se estima la impugnación, el tribunal puede ordenar la anulación de la resolución de la OEPM. Incluso, dependiendo del caso, podría decidir la concesión de una nueva marca, su cancelación, modificación o mantenimiento. De tal modo, restablece el equilibrio entre las partes y garantiza una tutela judicial efectiva.
¿Qué ocurre si el demandado es extranjero?
En un mundo cada vez más globalizado, no es extraño que las demandas de nulidad o caducidad se dirijan contra titulares extranjeros. A los efectos, la normativa simplifica el procedimiento: no es necesario traducir la demanda al idioma del demandado.
La notificación se realiza a través del agente de la propiedad industrial que el titular hubiera designado en su solicitud o, en su defecto, se envía a la dirección facilitada al registrar la marca o el nombre comercial en España. Esta medida busca evitar trabas burocráticas y facilitar la tramitación eficiente, incluso en casos transnacionales.
¿Necesitas iniciar un procedimiento de nulidad o caducidad en la OEPM?
Como ves, el nuevo marco administrativo facilita considerablemente la presentación de solicitudes de nulidad y caducidad en la OEPM. Esta medida elimina muchos de los pasos que antes eran propios del proceso judicial tradicional, como la audiencia previa o el juicio oral. Tal simplificación supone una oportunidad para hacer valer tus derechos de forma más ágil y eficiente.
Aun así, sabemos que cada caso es distinto y que pueden surgir muchas dudas sobre cómo preparar la documentación, qué pruebas presentar o cómo actuar ante una resolución desfavorable. En ISERN Patentes y Marcas contamos con más de un siglo de experiencia defendiendo los intereses de nuestros clientes en materia de propiedad industrial, tanto en España como en el extranjero. Nuestro equipo de especialistas te acompaña durante todo el proceso: desde el análisis de viabilidad hasta la presentación de la solicitud o la interposición del recurso correspondiente.
Si necesitas asesoramiento en procedimientos de nulidad o caducidad en la OEPM, o si deseas impugnar una resolución, estamos a tu disposición. Te esperamos en cualquiera de nuestras 12 delegaciones. ¡Contáctanos y deja tu caso en manos expertas!