International Desk

ISERN a pesar de tener una política de expansión en España con más de 11 oficinas, 90 años de antigüedad y una muy importante presencia internacional, no ha querido seguir la misma estrategia en el extranjero.

Nuestra experiencia y lo que hemos observado durante el curso de los años es que la Propiedad Industrial es un ramo muy especializado y que es mucho más satisfactorio de cara a los clientes y el éxito de los asuntos trabajar con los mejores agentes de Propiedad Industrial locales según cada caso y especialidad que “atarse” con un representante de la propia marca a modo de “franquicia” en un territorio.

Esta  opción nos ha permitido “tener cintura”, obtener más conocimiento, trabajar siempre con los mejores  y tener más opciones para nuestros clientes a la hora de defender los derechos de propiedad industrial de nuestros clientes.

Además, debido a la gran cantidad de asuntos que ISERN maneja en el extranjero nos permite trabajar con los mejores agentes y abogados de cada país con unos costes profesionales y trato preferencial.

En este sentido, somos totalmente transparentes dando siempre información del corresponsal o despacho que lleva un asunto en un país y podemos adaptarnos a las propias preferencias del cliente respecto un territorio concreto.

Lo que sí ha creado ISERN son “desks” internos especializados en ámbitos geográficos más o menos amplios y/o específicos y que están dentro de la estructura del departamento de marcas internacionales y patentes. Estos Desks son:

  • International Desk
  • LatamDesk
  • Asia Desk
  • JapanDesk

Así, por ejemplo, los responsables del Asia y JapanDesk son dos paralegales nacionales de China y Japón especializados en IP que conocen perfectamente la idiosincrasia de su territorio y pueden comunicarse perfectamente (por escrito o hablado) en sus respectivos idiomas nacionales con los corresponsales en caso de que sea necesario.

El INTERNATIONAL DESK lo componen agentes, abogados e ingenieros que están especializados en el asesoramiento y estrategia para la internacionalización de carteras de propiedad industrial conforme la estrategia de la empresa que se trate.

Los miembros del INTERNATIONAL DESK, además de tener un conocimiento profundo de los sistemas internacionales, convenios internacionales así como detalles y requisitos territoriales respecto la protección  de la  propiedad industrial que permite, asisten a numerosas conferencias y congresos internacionales a fin de estar al día de las novedades respecto los convenios y tratados internacionales que afectan a los derechos de Propiedad Industrial e intelectual.

Igualmente tienen un conocimiento de los mejores perfiles profesionales con los que tratar temas específicos en cada país a fin de ofrecer y tener siempre a disposición de nuestros clientes los mejores profesionales a nivel mundial según los requisitos de cada asunto o especialidad.

IDIOMAS: ISERN puede comunicarse perfectamente, además de en castellano, catalán; en  inglés, francés, alemán, chino y japonés con absoluta fluidez desde sus propias oficinas.

INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ISERN

Los profesionales y expertos en internacionalización de derechos de Propiedad Industrial de ISERN siempre velarán para que la protección de sus derechos fuera de las fronteras españolas sea óptima para sus intereses y con los menores costes posibles.

Para ello siempre le informarán de las posibles alternativas, pros y contras de cada una, costes así como de nuestra opinión legal y de cómo actuaríamos según nuestro criterio y las circunstancias de cada caso.

En general, los registros de propiedad industrial son territoriales, lo que significa que el registro de una patente, una marca o un diseño industrial en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) sólo confiere a su titular un derecho exclusivo a su uso en el territorio de España. En consecuencia, los productos que incluyan una modalidad protegida no podrán exportarse con garantía a otros Estados, si en los mismos no se encuentran también registrados por el mismo titular.

Ahora bien, existe la posibilidad de proteger en un ámbito territorial mayor a través de registros supranacionales, de los registros internacionales OMPI, el uso de convenios y acuerdos internacionales de de patentes, etc…

Sin embargo, en ISERN somos conscientes que la protección a nivel internacional de los derechos de Propiedad Industrial es costosa y debe planificarse en el tiempo por lo que antes de tomar una decisión, será imprescindible realizar una evaluación de los siguientes aspectos:

  • ¿Cuáles son nuestros mercados potenciales y futuros?
  • ¿En qué mercados estaríamos dispuestos a entablar una acción judicial para proteger nuestra posición?
  • ¿De qué recursos disponemos?
  • ¿Cuál es la posición estratégica de nuestros competidores?

En función de este análisis, existen diferentes estrategias de protección según si queremos internacionalizar nuestras marcas, patentes o diseños y que el INTERNATIONAL DESK adaptará y elaborará según sus necesidades, estrategias de expansión empresarial e intereses

SI DESEA INTERNACIONALIZAR SUS MARCAS EN EL EXTRANJERO TENEMOS DIFERENTES OPCIONES

1.- DIRECTAMENTE

País por país, depositando las correspondientes solicitudes en cada uno de los países en los que se quiere registrar la marca obteniendo diferentes registros nacionales independientes entre sí.

2.- Mediante una MARCA INTERNACIONAL

Para solicitar una Marca por este procedimiento, es necesario tener previamente registrada una marca a nivel nacional o comunitario.

Por este procedimiento, regulado por el Arreglo de Madrid y su Protocolo (Sistema de Madrid) se puede obtener protección en numerosos países depositando una única solicitud ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) teniendo el registro los mismos efectos que si la solicitud hubiese sido presentada en cada uno de los países designados.

Cada país examinará la solicitud como si fuera una marca nacional y le aplicará su Ley Nacional para concederla o no.

Así pues puede que una solicitud internacional se conceda parcialmente tanto territorialmente como aplicativamente.

La duración de este registro es de 10 años renovables indefinidamente.

3.- Mediante una MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA ante la EUIPO

Procedimiento regulado por el Reglamento de la Marca de la Unión Europea que establece la posibilidad de obtener mediante una única solicitud protección en los 28 Estados miembros de la Unión Europea (UE) .

La EUIPO es miembro del Protocolo de Madrid. Por ende, es posible extender un registro internacional de marca a esta jurisdicción a través del sistema de Madrid.

La duración de este registro es de 10 años renovables indefinidamente.

4.- Mediante una registro de marca ante la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)

La OAPI es la principal organización que vela por la protección de los derechos de propiedad intelectual en la mayoría de los países francófonos de África, y está formada por: Benin, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, Côte d’Ivoire, Gabón, Guinea, Guinea Ecuatorial, Malí, Mauritania, Níger, Guinea Bissau, Senegal y Togo.

Gracias a la OAPI se centralizan todos los trámites para la protección de signos distintivos en todos los países miembros, facilitando el proceso y abaratando costes.

La OAPI es miembro del Protocolo de Madrid. Por ende, es posible extender un registro internacional de marca a esta jurisdicción a través del sistema de Madrid.

Las marcas registradas a través de la OAPI tendrán un periodo de vigencia de diez (10) años contados desde la fecha de solicitud, pudiendo ser renovadas indefinidamente por periodos adicionales de 10 años.

SI SE DESEA INTERNACIONALIZAR SUS PATENTES E INNOVACIONES TENEMOS DIFERENTES OPCIONES QUE OFRECERLE SEGÚN SU ESTRATEGIA Y NECESIDADES

Para proteger una patente o invención fuera de de España existen diversas posibilidades, los profesionales de ISERN le ayudarán  a valorar cual es la opción que más le interesa en función de distintos criterios:

  • La localización geográfica donde quiere la protección.
  • El idioma en el que se va a realizar la tramitación.
  • El coste que es capaz de asumir y la posibilidad de acogerse a las ayudas anuales que da la OEPM subvencionando parte del coste
  • Los plazos en los que quiere obtener la patente.

Las posibilidades que se ofrecen para la internacionalización a los solicitantes de patentes son varias:

1.- La Vía PCT

Con este sistema se inicia la tramitación (no un trámite de concesión) de manera simultánea, a través de una única solicitud, en 148 países.

Esta opción tiene una gran ventaja y es que  amplía además el plazo de internacionalización de la patente permitiendo a los solicitantes tomar una decisión de finalmente presentar o no en los países seleccionados miembros del PCT  su patente.

En efecto la PCT permite "comprar tiempo", ya que puede retrasar su decisión de entrar en la fase nacional hasta 30 meses desde la fecha de presentación internacional o de prioridad. De hecho las siglas PCT significan Patent Cooperation Treaty pero coloquialmente en ISERN lo hemos cambiado a “Para Comprar Tiempo”.

Además permite mantener en secreto una solicitud de patente  un mínimo de 18 meses, lo que puede resultar útil para valorar su viabilidad y evitar gastos innecesarios.

De todos modos es muy importante dejar claro que la PCT no es un procedimiento de concesión de patentes sino que es un sistema por el que se unifica la tramitación previa a la concesión de diferentes patentes nacionales o territoriales.

Además, este procedimiento le permite "comprar tiempo", ya que puede retrasar su decisión de entrar en la fase nacional hasta 30 meses desde la fecha de presentación internacional o de prioridad, en su caso, y mantener en secreto su invento un mínimo de 18 meses, lo que puede resultarle útil para pulsar su viabilidad y evitarle gastos innecesarios.

2.- La Vía Europea

Por esta vía se llega a la concesión de una patente que puede tener validez en hasta 38 países del ámbito europeo.

No es una “patente europea o comunitaria” única. Es un procedimiento de concesión de patentes que los estados miembros del convenio de la Patente Europea (miembros que en muchos casos no son países europeos) le dan validez y fiabilidad  para luego trasladar dicha concesión a su territorio y validarla de manera independiente como si se tratara de una patente nacional

Existe la posibilidad de una  EuroPCT, es decir, una solicitud internacional PCT que entra en fase “regional” o territorial en Europa.

La Patent Prosecution Highway (PPH)

Con el fin de impulsar la internacionalización, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha firmado una serie de acuerdos conocidos a nivel internacional con el nombre de Patent Prosecution Highway (PPH), que permitirán a un solicitante de la OEPM pedir la tramitación acelerada en otra oficina que participe en el programa PPH, siempre que se cumplan unos requisitos.

SI SE BUSCA PROTEGER NUESTROS DISEÑOS INDUSTRIALES EN EL EXTRANJERO

Para proteger una patente o invención fuera de de España existen diversas posibilidades, los profesionales de ISERN le ayudarán  a valorar cual es la opción que más le interesa en función de distintos criterios:

1.- Registros nacionales DIRECTOS

País por país, depositando las correspondientes solicitudes en cada uno de los países en los que se quiere registrar el diseño industrial. Es estos casos es vital reivindicar la prioridad del primer depósito en España para no perder la novedad ni el carácter singular y que dichos registros no sean anulables por terceros.

2.- DISEÑO INTERNACIONAL

Por este procedimiento, regulado por el Arreglo de La Haya, se puede obtener protección en muchos países depositando una única solicitud, a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Este registro otorga los mismos efectos que si la solicitud hubiese sido presentada en cada uno de los países designados del Convenio.

Cada país examina la solicitud según sus criterios y legislación y  puede conceder o denegar la protección de manera indistinta.

La duración de este registro es de 5 años renovables hasta un máximo de años que difiere según cada Estado miembro del Convenio.

3.- Mediante un DISEÑO de la UNION EUROPEA

Permite obtener mediante una única solicitud, que podrá presentarse a elección del solicitante ante la EUIPO, protección en los 28 Estados miembros de la Unión Europea (UE).

La duración de este registro es de 5 años renovables hasta un máximo de 25 años.

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