Com redactar i negociar contractes per a la cessió de drets de propietat intel·lectual

La cessió de drets de propietat intel·lectual és un tema crític en els acords comercials, ja que implica transferir la titularitat de creacions intel·lectuals, com ara invencions, obres artístiques o marques, d’una part a una altra. En el context actual, on la innovació i les idees són actius de gran valor, saber com redactar i negociar contractes que regulin aquests drets és essencial per protegir els interessos de totes les parts implicades. Tanmateix, la complexitat de la propietat intel·lectual pot generar desacords si no es tracten de manera clara en el contracte. 

En aquest post, explicarem els punts clau per redactar i negociar acords de cessió de drets de propietat intel·lectual. L’objectiu és assegurar que ambdues parts obtinguin beneficis justos i evitar futurs conflictes.

Identificació dels actius, primer pas per a la cessió de drets de propietat intel·lectual

Abans de negociar la cessió de drets de propietat intel·lectual, és fonamental que ambdues parts identifiquin de manera clara quins són els actius de propietat intel·lectual que formen part de l’acord. Aquests poden incloure una àmplia varietat de creacions, des d’invencions tecnològiques fins a obres artístiques, depenent del tipus d’indústria i del contracte en qüestió.

En general, la propietat intel·lectual es pot classificar en quatre categories principals: patents, marques registrades, drets d’autor i secrets comercials. Cadascuna d’aquestes categories té implicacions legals diferents i pot influir en com es redacten i negocien les clàusules contractuals.

Patents

Les patents atorguen al titular un dret exclusiu sobre una invenció, permetent-li explotar-la durant un període determinat. A Espanya i la UE, aquest període és de 20 anys. Aquest dret inclou la possibilitat de fabricar, utilitzar, vendre o llicenciar la invenció. Si vols saber més sobre aquesta modalitat, pots llegir el nostre article: procediment de les patents.

Les patents, com a drets valuosos, són freqüents en contractes de cessió en sectors com la tecnologia i la indústria farmacèutica. En negociar un contracte de cessió de drets de propietat intel·lectual que involucri patents, és indispensable definir clarament l’abast de la cessió. En aquest sentit, la part que rep els drets ha d’assegurar-se que està obtenint tots els drets necessaris per explotar la invenció. Alhora, la part cedent pot establir restriccions o limitacions, com ara l’exclusivitat territorial o sectorial. 

Marques

Les marques són signes distintius que permeten identificar productes o serveis i diferenciar-los de la competència. En particular, aquestes poden incloure noms de productes, logotips o lemes comercials. En el cas de la cessió d’una marca, un dels aspectes essencials a negociar és la garantia que la marca està degudament registrada i que no hi ha disputes legals sobre el seu ús.

Protegir la nostra marca va molt més enllà del registre. En redactar les clàusules de cessió de drets sobre una marca, és vital incloure disposicions sobre l’ús adequat de la mateixa. De fet, el valor d’una marca pot dependre en gran mesura de com es gestiona i es presenta al mercat. La cessió d’una marca implica transferir tant la titularitat com la reputació que aquesta comporta. Per això, és fonamental assegurar que la part receptora mantingui els estàndards de qualitat i protecció de la marca, evitant diluir-ne el valor.

Drets d’autor

Els drets d’autor protegeixen les obres de creació original, com ara llibres, pel·lícules, obres musicals i programari, entre d’altres. En el cas de la cessió de drets de propietat intel·lectual sobre una obra subjecta a drets d’autor, és essencial establir de manera clara quins drets es transfereixen: reproducció, distribució, adaptació, entre d’altres.

A diferència de les patents i les marques, els drets d’autor s’atorguen automàticament en crear l’obra, sense necessitat de registre formal, tot i que el registre pot oferir avantatges addicionals en termes de prova de titularitat. Un contracte de cessió ha de definir clarament els drets que es cedeixen, l’àmbit geogràfic, la durada de l’acord i qualsevol limitació pel que fa al seu ús. 

Secrets comercials

Els secrets comercials inclouen informació valuosa que no és de domini públic i que ofereix un avantatge competitiu al seu posseïdor. Dins d’aquesta categoria hi trobem fórmules, algorismes o llistes de clients. En realitat, els secrets comercials no estan subjectes a un registre formal, de manera que la seva protecció depèn de mantenir-ne la confidencialitat.

Quan cedim secrets empresarials, és essencial incloure clàusules de confidencialitat i mesures de seguretat per protegir la informació durant i després de la cessió. De la mateixa manera, és important preveure sancions en cas d’incompliment, ja que la divulgació no autoritzada pot causar greus perjudicis a la part cedent.

Determinació de la cessió i les condicions de la propietat intel·lectual

A continuació, és imprescindible definir qui serà el propietari dels drets i sota quines condicions es durà a terme la cessió. En molts casos, la cessió de drets de propietat intel·lectual pot variar segons el tipus de contracte que s’estableixi. És essencial especificar de forma clara les parts implicades i els termes sota els quals es transferiran els drets.

Per exemple, en un acord de treball per encàrrec, la propietat intel·lectual generada generalment pertany a la part contractant, és a dir, qui ha encarregat el treball. Tanmateix, això pot modificar-se si les parts ho acorden de manera explícita en el contracte. En casos en què el contracte no estipuli el contrari, la llei tendeix a afavorir l’ocupador o la part que finança el treball.

En el cas de col·laboracions o empreses conjuntes, és comú que la propietat intel·lectual sigui compartida entre les parts. Això significa que ambdós socis podrien tenir drets sobre l’ús i explotació dels actius, tot i que poden existir clàusules que limitin l’ús exclusiu per una de les parts en certs contextos. També és possible que cada part tingui diferents drets sobre aspectes específics del producte o innovació creada. A tall d’exemple, una empresa podria tenir drets sobre el disseny, mentre que l’altra controla els drets de comercialització.

Si l’acord tracta sobre una llicència o cessió, la propietat dels actius pot romandre en mans del llicenciant o cedent, però el llicenciatari o cessionari pot tenir drets limitats per utilitzar o explotar els actius de propietat intel·lectual segons el que s’hagi acordat. En aquests casos de cessió de drets de propietat intel·lectual, és important detallar minuciosament les condicions sota les quals s’atorguen aquests drets. Específicament, el temps durant el qual seran efectius, les àrees geogràfiques on s’apliquen i si són exclusius o no.

Copropietat, drets morals i l’autoria conjunta

En tots els casos, és fonamental abordar qüestions com la copropietat, els drets morals i l’autoria conjunta. La copropietat pot generar problemes si no s’aclareixen des del principi els drets de cada part per explotar o transferir la propietat intel·lectual, cosa que pot portar a conflictes si les parts tenen interessos comercials divergents. 

A més, els drets morals, que solen protegir el dret del creador a ser reconegut com a tal i a que la seva obra no sigui alterada de manera perjudicial, també han d’estar clarament especificats en el contracte.

Definició de l’abast i durada de la cessió de drets de propietat intel·lectual

Un cop s’ha determinat qui serà el propietari dels drets, és necessari definir l’abast i la durada dels mateixos. Això implica especificar quin tipus de drets s’atorguen en el contracte, com ara els drets d’ús, reproducció, distribució, modificació, exhibició o sublicenciament, i sota quines condicions.

Així, si es tracta d’un contracte de llicència, és comú que l’abast dels drets depengui de diversos factors. En particular, serien: la finalitat de la llicència (comercialització, ús intern, etc.), el territori on es poden exercir aquests drets i si la llicència serà exclusiva o no. També és fonamental definir si hi haurà pagaments periòdics, així com els termes sota els quals es podrà donar per acabada la llicència.

En el cas d’una cessió, on els drets de propietat intel·lectual es transfereixen permanentment, és important definir l’abast total dels drets que es cedeixen. Això pot incloure factors com el tipus de contraprestació que rebrà el cedent a canvi dels drets, així com les garanties que es proporcionaran sobre la validesa dels drets cedits i les indemnitzacions en cas que s’infringeixin aquests drets.

Inclusió de clàusules essencials en el contracte

Finalment, per garantir una correcta aplicació i protecció dels drets de propietat intel·lectual, és indispensable incloure certes clàusules i disposicions en el contracte. Algunes de les més comunes són:

• Clàusula de confidencialitat. Aquesta clàusula obliga les parts en un contracte de cessió de drets de propietat intel·lectual a mantenir la informació confidencial en secret. Les excepcions, com ara la divulgació per mandat legal, també han de ser incloses per evitar malentesos.
• Clàusula de no competència. En contractes relacionats amb la propietat intel·lectual, és comú establir que cap de les parts pot dedicar-se a activitats que competeixin directament amb l’altra, com crear o comercialitzar productes similars als que es transfereixen en l’acord.
• Clàusula de no captació. Aquesta clàusula prohibeix que qualsevol de les parts intenti reclutar o contractar els empleats, clients, proveïdors o socis de l’altra part, interferint en les seves relacions comercials.
• Clàusula de resolució de disputes. Atès que els conflictes poden sorgir en relació amb la interpretació o execució del contracte, és recomanable incloure una clàusula que estableixi com es resoldran aquestes disputes. Les opcions poden incloure l’arbitratge, la mediació o el litigi, i s’han de definir aspectes com el lloc, la jurisdicció, les regles aplicables i els costos.

ISERN redacta i negocia els teus contractes de cessió de drets de propietat intel·lectual

Aquestes recomanacions representen algunes de les millors pràctiques per a la redacció de termes i condicions relacionats amb la propietat intel·lectual en un contracte. Tot i així, aquesta llista no pretén ser exhaustiva, ja que cada acord pot requerir ajustos o elements addicionals en funció de la naturalesa específica de la propietat intel·lectual i de la complexitat del contracte en qüestió. Per això, és essencial comptar amb l’assessorament de professionals especialitzats en dret i en propietat intel·lectual abans de redactar o signar qualsevol contracte que impliqui aquests drets.

Donada la importància de protegir els teus actius intel·lectuals i empresarials, és fonamental comptar amb un soci de confiança. A ISERN oferim un assessorament legal especialitzat en el registre i protecció de marques, patents i altres drets a nivell tant nacional com internacional. Amb més de 100 anys d’experiència en el sector i un equip format per més de 150 professionals altament capacitats, ens hem consolidat com a líders en l’àmbit de la propietat intel·lectual, havent assistit més de 40.000 clients al llarg de la nostra trajectòria.

Si necessites assessorament per a la negociació i redacció de contractes relacionats amb la cessió de drets de propietat intel·lectual, ISERN és la teva millor opció. No dubtis a contactar-nos avui mateix!