Cómo redactar y negociar contratos para la cesión de derechos de propiedad intelectual

La cesión de derechos de propiedad intelectual es un tema crítico en los acuerdos comerciales, ya que implica transferir la titularidad de creaciones intelectuales, como invenciones, obras artísticas o marcas, de una parte a otra. En el contexto actual, donde la innovación y las ideas son activos invaluables, saber cómo redactar y negociar contratos que regulen estos derechos es esencial para proteger los intereses de todas las partes involucradas. Sin embargo, la complejidad de la propiedad intelectual puede generar desacuerdos si no se abordan de manera clara en el contrato. 

En este post, explicaremos los puntos clave para redactar y negociar acuerdos de cesión de derechos de propiedad intelectual. El propósito es asegurar que ambas partes obtengan beneficios justos y evitar futuros conflictos.

Antes de negociar la cesión de derechos de propiedad intelectual, es fundamental que ambas partes identifiquen de manera clara cuáles son los activos de propiedad intelectual que forman parte del acuerdo. Estos pueden incluir una amplia variedad de creaciones, desde invenciones tecnológicas hasta obras artísticas, dependiendo del tipo de industria y del contrato en cuestión.

En general, la propiedad intelectual se puede clasificar en cuatro categorías principales: patentes, marcas registradas, derechos de autor y secretos comerciales. Cada una de estas categorías tiene implicaciones legales distintas y puede influir en cómo se redactan y negocian las cláusulas contractuales.

Las patentes otorgan al titular un derecho exclusivo sobre una invención, permitiéndole explotar la misma durante un período determinado. En España y la UE, este lapso es de 20 años. Este derecho incluye la posibilidad de fabricar, utilizar, vender o licenciar la invención. Si quieres saber más sobre esta modalidad, puedes leer nuestro artículo: procedimiento de las patentes.

Las patentes, al ser derechos valiosos, son frecuentes en contratos de cesión en sectores como la tecnología y la industria farmacéutica. Al negociar un contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual que involucre patentes, es indispensable definir claramente el alcance de la cesión. En este sentido, la parte que recibe los derechos debe asegurarse de que está obteniendo todos los derechos necesarios para explotar la invención. Mientras que la parte cedente puede establecer restricciones o limitaciones, como la exclusividad territorial o sectorial. 

Las marcas son signos distintivos que permiten identificar productos o servicios y diferenciarlos de la competencia. En particular, estas pueden incluir nombres de productos, logotipos o lemas comerciales. En el caso de la cesión de una marca, uno de los aspectos esenciales a negociar es la garantía de que la marca está debidamente registrada y que no existen disputas legales sobre su uso.

Proteger nuestra marca va mucho más allá del registro. Al redactar las cláusulas de cesión de derechos sobre una marca, es vital incluir disposiciones sobre el uso adecuado de la misma. En efecto, el valor de una marca puede depender en gran medida de cómo se gestione y presente al mercado. La cesión de una marca implica transferir tanto la titularidad como la reputación que esta conlleva. Por eso, es fundamental asegurar que la parte receptora mantenga los estándares de calidad y protección de la marca, evitando diluir su valor.

Los derechos de autor protegen las obras de creación original, tales como libros, películas, obras musicales y software, entre otros. En el caso de la cesión de derechos de propiedad intelectual sobre una obra sujeta a derechos de autor, es esencial establecer de manera clara qué derechos se están transfiriendo: reproducción, distribución, adaptación, entre otros.

A diferencia de las patentes y las marcas, los derechos de autor se otorgan automáticamente al crear la obra, sin necesidad de registro formal. Aunque el registro puede brindar ventajas adicionales en términos de prueba de titularidad. Un contrato de cesión debe definir claramente los derechos que se ceden, el ámbito geográfico, la duración del acuerdo y cualquier limitación en cuanto a su uso. 

Los secretos comerciales abarcan información valiosa que no es de dominio público y que otorga una ventaja competitiva a su poseedor. Dentro de esta categoría encontramos fórmulas, algoritmos o listas de clientes. En realidad, los secretos comerciales no están sujetos a un registro formal, por lo que su protección depende de mantener su confidencialidad.

Cuando cedemos secretos empresariales, es esencial incluir cláusulas de confidencialidad y medidas de seguridad para proteger la información durante y después de la cesión. Del mismo modo, es importante prever sanciones en caso de incumplimiento, ya que la divulgación no autorizada puede causar graves perjuicios a la parte cedente.

A continuación, es imprescindible definir quién será el propietario de los derechos y bajo qué condiciones se llevará a cabo la cesión. En muchos casos, la cesión de derechos de propiedad intelectual puede variar según el tipo de contrato que se establezca. Es esencial especificar de forma clara las partes involucradas y los términos bajo los cuales se transferirán los derechos.

Por ejemplo, en un acuerdo de trabajo por encargo, la propiedad intelectual generada generalmente pertenece a la parte contratante, es decir, quien encargó el trabajo. Sin embargo, esto puede modificarse si las partes lo acuerdan de manera explícita en el contrato. En casos donde el contrato no estipula lo contrario, la ley tiende a favorecer al empleador o la parte que financia el trabajo.

En el caso de colaboraciones o empresas conjuntas, es común que la propiedad intelectual sea compartida entre las partes. Esto significa que ambos socios podrían tener derechos sobre el uso y explotación de los activos, aunque pueden existir cláusulas que limiten el uso exclusivo por una de las partes en ciertos contextos. También es posible que cada parte posea diferentes derechos sobre aspectos específicos del producto o innovación creada. A modo de ilustración, una empresa podría tener derechos sobre el diseño, mientras que la otra controla los derechos de comercialización.

Si el acuerdo trata sobre una licencia o cesión, la propiedad de los activos puede permanecer en manos del licenciante o cedente; pero el licenciatario o cesionario puede tener derechos limitados para utilizar o explotar los activos de propiedad intelectual según lo acordado. En estos casos de cesión de derechos de propiedad intelectual, es importante detallar minuciosamente las condiciones bajo las cuales se otorgan estos derechos. Específicamente, el tiempo durante el cual serán efectivos, las áreas geográficas donde aplican y si son exclusivos o no.

En todos los casos, es fundamental abordar cuestiones como la copropiedad, los derechos morales y la autoría conjunta. La copropiedad puede generar problemas si no se aclaran desde el principio los derechos de cada parte para explotar o transferir la propiedad intelectual, lo que puede llevar a conflictos si las partes tienen intereses comerciales divergentes. 

Más aún, los derechos morales, que suelen proteger el derecho del creador a ser reconocido como tal y a que su obra no sea alterada de manera perjudicial, también deben estar claramente especificados en el contrato.

Una vez que se ha determinado quién será el propietario de los derechos, es necesario definir el alcance y la duración de los mismos. Esto implica especificar qué tipo de derechos se otorgan en el contrato, como los derechos de uso, reproducción, distribución, modificación, exhibición o sublicenciamiento, y bajo qué condiciones.

Entonces, si se trata de un contrato de licencia, es común que el alcance de los derechos dependa de diversos factores. En particular, serían: el propósito de la licencia (comercialización, uso interno, etc.), el territorio donde se pueden ejercer esos derechos y si la licencia será exclusiva o no. También es fundamental definir si habrá pagos periódicos, así como los términos bajo los cuales se podrá dar por terminada la licencia.

En el caso de una cesión, donde los derechos de propiedad intelectual se transfieren permanentemente, es importante definir el alcance total de los derechos que se ceden. Esto puede incluir factores como el tipo de contraprestación que recibirá el cedente a cambio de los derechos. Así como las garantías que se proporcionarán sobre la validez de los derechos cedidos y las indemnizaciones en caso de que se infrinjan esos derechos.

Finalmente, para garantizar una correcta aplicación y protección de los derechos de propiedad intelectual, es indispensable incluir ciertas cláusulas y disposiciones en el contrato. Algunas de las más comunes son:

  • Cláusula de confidencialidad. Esta cláusula obliga a las partes en un contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual a mantener la información confidencial en secreto. Las excepciones, como la divulgación por mandato legal, también deben ser incluidas para evitar malentendidos.
  • Cláusula de no competencia. En contratos relacionados con la propiedad intelectual, es común establecer que ninguna de las partes puede dedicarse a actividades que compitan directamente con la otra, como crear o comercializar productos similares a los que se transfieren en el acuerdo.
  • Cláusula de no captación. Esta cláusula prohíbe que cualquiera de las partes intente reclutar o contratar a los empleados, clientes, proveedores o socios de la otra parte, interfiriendo en sus relaciones comerciales.
  • Cláusula de resolución de disputas. Dado que los conflictos pueden surgir en relación con la interpretación o ejecución del contrato, es recomendable incluir una cláusula que establezca cómo se resolverán dichas disputas. Las opciones pueden incluir el arbitraje, la mediación o el litigio, y se deben definir aspectos como el lugar, la jurisdicción, las reglas aplicables y los costes.

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Estas recomendaciones representan algunas de las mejores prácticas para la redacción de términos y condiciones relacionados con la propiedad intelectual en un contrato. Aun así, esta lista no pretende ser exhaustiva, ya que cada acuerdo puede requerir ajustes o elementos adicionales en función de la naturaleza específica de la propiedad intelectual y de la complejidad del contrato en cuestión. Por ello, es esencial contar con el asesoramiento de profesionales especializados en derecho y en propiedad intelectual antes de redactar o firmar cualquier contrato que involucre estos derechos.

Dada la importancia de proteger tus activos intelectuales y empresariales, es fundamental contar con un socio de confianza. En ISERN ofrecemos un asesoramiento legal especializado en el registro y protección de marcas, patentes y otros derechos a nivel tanto nacional como internacional. Con más de 100 años de experiencia en el sector y un equipo compuesto por más de 150 profesionales altamente capacitados, nos hemos consolidado como líderes en el ámbito de la propiedad intelectual, habiendo asistido a más de 40.000 clientes a lo largo de nuestra trayectoria.

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