En posts anteriores hemos hablado de cómo registrar una marca en España y de las prohibiciones relativas y absolutas en este proceso. Estas últimas son aquellos aspectos que condicionan o hacen inadmisibles las solicitudes para validar legalmente dichas denominaciones y signos comerciales distintivos. En tales casos, la parte interesada que cree estar afectada de alguna manera por el eventual otorgamiento de derechos de un solicitante puede presentar una oposición al registro de marca. ¿Quieres saber de qué se trata este recurso? ¡Sigue leyendo!
¿Qué es la oposición al registro de marcas?
En esencia, la oposición al registro de marcas consiste en un procedimiento mediante el que el titular de una marca registrada o cualquier persona con derechos de uso de la misma puede impedir el otorgamiento del registro de una solicitud específica. Una de las razones para detener el proceso es porque el afectado considera que la marca que pretende registrarse es similar o idéntica a su marca ya registrada. Sin embargo, otras entidades pueden presentar observaciones sobre las prohibiciones absolutas (Artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas).
A los efectos, la mencionada Ley de Marcas establece los procedimientos y plazos para la oposición al registro de marca. El afectado o entidad interesada debe presentar el recurso por escrito planteando claramente los motivos por los que solicita la denegación del registro. Este trámite debe hacerse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Presentada una solicitud de registro de marca, el titular o persona con derecho a utilizar una marca similar o idéntica, tiene un plazo de dos meses para presentar la oposición. Dicho plazo se amplía a tres meses en el caso de solicitudes de registro presentadas ante la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO). Sólo se considerará presentada la oposición si en este plazo se abona la tasa correspondiente.
¿Quiénes y en qué casos puede presentarse una oposición al registro de marca?
Según el Artículo 19 de la Ley de Marcas, una vez publicada la solicitud de marca, el afectado podrá oponerse al registro de la misma invocando las prohibiciones de registro establecidas en el Título II. Específicamente, en los artículos relacionados con las prohibiciones absolutas (Artículo 5) y con las relativas (Artículos 6 a 9).
Para empezar, aquella persona física o jurídica que se sienta perjudicada en los casos previstos en el artículo 5.1 puede presentar una oposición al registro de marca. La lista de características que hacen a las marcas susceptibles de oposición según este artículo es extensa. Por eso, mencionaremos las más importantes:
- No constituyen marcas por no cumplir los parámetros del concepto de marca establecido en el artículo 4.
- Carecen de carácter distintivo.
- Están integradas solo por signos o indicaciones que designan la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica o época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios en el ámbito del comercio.
- Su composición consiste en signos o indicaciones habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
- Las marcas constituidas exclusivamente por la forma u otra característica determinada por la propia naturaleza del producto o por la forma u otra característica de este necesaria para lograr un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.
- Marcas que transgreden la Ley, el orden público o las buenas costumbres.
- Las que induzcan al consumidor al error sobre la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto o servicio.
- No sean registrables según la legislación nacional o de la Unión Europea por acuerdos internacionales suscritos por la UE o el Estado español y que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
Participación de otros organismos
Ciertamente, otras entidades pueden consignar ante la OEPM observaciones escritas sobre marcas a registrar que incurran en las prohibiciones absolutas del artículo 5. Tal recurso podría influir en la denegación de oficio del registro de la marca. En concreto, estas entidades son:
- Órganos de las Administraciones Públicas.
- Asociaciones de consumidores y usuarios, constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica aplicable.
- El Consejo Regulador u órgano rector de cualquier denominación de origen o indicación geográfica protegida.
Aún así, estas instituciones no adquieren la calificación de partes en el procedimiento. Pero sus observaciones se presentarán al solicitante de la marca y se resolverán según lo previsto en el artículo 22.
Oposición al registro de marca en casos de marcas y denominaciones comerciales anteriores
Asimismo, en los casos previstos en los artículos 6.1 y 7.1 de la Ley de Marcas, pueden presentar la oposición los titulares de las marcas o nombres comerciales anteriores mencionados en los artículos 6.2 y 7.2. También, pueden hacerlo los licenciatarios facultados por los titulares de dichas marcas o nombres comerciales.
En resumen, las marcas y nombres comerciales que pueden ser objeto de oposición al registro de marca según los artículos mencionados son:
- Aquellos que sean idénticos a una marca o nombre anterior que designe productos o servicios del mismo tipo.
- Los que, por ser idénticos o semejantes a una marca o nombre anterior e identificar productos o servicios similares, representen un riesgo de confusión en el consumidor. Esto incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
A los efectos, la referida Ley define las marcas y denominaciones comerciales anteriores como:
1.- Los ya registrados cuya fecha de solicitud de registro o de prioridad sea anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
- Marcas y denominaciones españolas.
- Que cuenten con un registro internacional que surta efectos en España.
- Marcas de la Unión Europea.
2.- Las marcas de la UE registradas que demuestren válidamente su antigüedad como marca española o europea, aunque hayan sido objeto de renuncia o estén extinguidas. El concepto incluye las marcas no registradas que al momento de la presentación o prioridad de la solicitud de la marca en revisión sean “notoriamente conocidas” en España, de acuerdo con el artículo 6 bis del Convenio de París.
Oposición por perjuicio a marcas de renombre y otros derechos anteriores
Respecto a las marcas y nombres comerciales renombrados, no será registrable un signo idéntico o similar a una marca anterior cuando esta última goce de renombre en España o en la UE (Artículo 8). En particular, si con el uso de la marca posterior, realizado sin justificación, se obtuviera una ventaja desleal del carácter distintivo de la marca anterior. O bien, si dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. Igual que en el caso anterior, pueden presentar la oposición los titulares de las marcas o nombres comerciales anteriores y los licenciatarios facultados.
Por supuesto, existe la posibilidad de oposición al registro de marca en otros casos de anterioridad (Artículo 9). Especialmente, cuando se pretenda registrar el nombre civil, imagen, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante de la marca. Más aún, si el uso de tales signos genera un riesgo de confusión en los consumidores. En este sentido, el titular de dichos signos debe probar el uso o conocimiento notorio de los mismos en el conjunto del territorio nacional. Incluso, los extranjeros pueden ejercer esta oposición adhiriéndose al artículo 3 de la Ley de Marcas y al artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad. Si este es el caso, deberán comprobar el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.
De la misma forma, esto aplica a signos que reproduzcan, imiten o transformen obras protegidas por derecho de autor o de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7. Las denominaciones de origen o de indicación geográfica ya existentes también se amparan en esta protección.
En todos estos casos, los titulares de los derechos originales podrán presentar el recurso de oposición.
Oposición a marcas de agentes o representantes y posibilidad de oposición amplia
Por último, el titular de una marca puede ejercer la oposición al registro de esta por parte de sus agentes o representantes sin su consentimiento. En este contexto, el titular perjudicado tendrá derecho a formular acciones de nulidad, reivindicación o cesación. Estos recursos están contemplados en la Ley de Marcas y en el artículo 6 septies del Convenio de París.
Para finalizar, respecto a la oposición amplia, el mismo Artículo 19 de la Ley de Marcas, en su apartado 3, dice textualmente:
“Podrá formularse oposición sobre la base de uno o más derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular, así como sobre la base de la totalidad o de una parte de los productos o servicios para los cuales se haya protegido o solicitado el derecho anterior, y dicha oposición podrá dirigirse contra la totalidad o una parte de los productos o servicios para los cuales se solicite la marca objeto de oposición.”
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