Prohibiciones relativas al registrar una marca

Entre los criterios a considerar al momento de registrar marcas están las prohibiciones relativas y absolutas. Es decir, los aspectos condicionales o no admisibles de plano que deben acatarse para validar legalmente dichas denominaciones y signos comerciales distintivos. Estas prohibiciones están previstas en los artículos del 5 al 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. En esta ocasión, nos enfocaremos únicamente en las prohibiciones relativas.

Prohibiciones relativas en el contexto de la Ley de Marcas

Para empezar, es pertinente recordar el concepto de marca que establece la mencionada Ley 17/2001 en su artículo 4. Según este último, constituyen marcas todos aquellos signos integrados por palabras, nombres de personas, dibujos, letras, cifras, colores, forma de un producto o su embalaje o los sonidos, que sean apropiados para:

a) Diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

b) Representar estos en el Registro de Marcas de modo que las autoridades competentes y el público en general puedan determinar el objeto claro y preciso de la protección que se otorgará a su titular.

Desde esta perspectiva, el instrumento jurídico que citamos establece una serie de limitaciones a la capacidad de registrar marcas. Las prohibiciones absolutas tienen que ver con un conjunto de características que la autoridad respectiva podría considerar no aptas para proceder a su registro. Entre ellas, destacaremos sólo algunas:

  • No cumplen con lo indicado en el artículo 4.
  • Carecen de carácter distintivo.
  • Aquellas integradas exclusivamente por signos distintivos o indicaciones genéricas que sirvan para identificar una especie, cantidad, calidad, destino, valor, procedencia geográfica o época en la que se obtuvo el producto o servicio o alguna de sus características.
  • Tampoco serán registradas aquellas marcas compuestas sólo por signos o indicaciones que ya sean habituales en el lenguaje común o en costumbres leales y constantes del comercio.

Prohibiciones relativas que limitan el registro de una marca

Cabe destacar que las prohibiciones relativas abarcan cinco de los seis artículos dedicados a las características por las que podría denegarse un registro de marca. En resumen, estas limitaciones son:

Marcas anteriores

Obviamente, no procede el registro como marca de signos que son idénticos a los de una marca anterior y que identifiquen productos y servicios similares. Tampoco serán registrables aquellos signos  que por su parecido o semejanza con marcas anteriores o con los productos o servicios que designan, puedan confundir a los consumidores o llevarles a asociarlos con esas marcas anteriores.

En este sentido, debemos entender como marcas anteriores, según el artículo 6.2:

  • Las que ya están registradas y cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o prioridad anterior a la que se intenta inscribir como original. Estas incluyen: marcas españolas o que hayan sido objeto de un registro internacional válido y efectivo en España y las marcas de la Unión Europea (UE).
  • Las marcas de la UE registradas que reivindiquen válidamente su antigüedad con el cumplimiento de las condiciones mencionadas en el punto anterior, según su Reglamento, incluso cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido. Todo ello, a condición de que las mismas sean finalmente registradas.
  • Asimismo, se considerarán marcas anteriores “las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean ′notoriamente conocidas′ en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París”.

Los nombres comerciales anteriores también figuran en las prohibiciones relativas

Por otra parte, el artículo 7 establece –como parte de las prohibiciones relativas– que no podrán registrarse los signos idénticos a los de nombres comerciales anteriores y que identifiquen actividades iguales a los productos o servicios para los que se pide su inscripción. Menos aún, si en razón de este parecido o igualdad representan un riesgo de confusión en el público.

De acuerdo con el mismo artículo, debemos entender como nombres comerciales anteriores los registrados en España cuya solicitud de registro tengan una fecha de presentación o de prioridad previa respecto de la solicitud de la que es objeto de examen, también a condición de que, en definitiva, sean registradas.

Marcas y nombres comerciales renombrados

Asimismo, la Ley 17/2001 no permite el registro como marca de signos idénticos o similares a los de una marca anterior renombrada en España. Esto mismo vale para las marcas reconocidas en la UE. En ambos casos, no importa si los productos o servicios objeto de la solicitud son o no iguales a los que designa la marca anterior. Más aún, si con el uso de la marca posterior, sin justa causa, su posible titular pudiese obtener una ventaja desleal de la distinción o renombre de la marca anterior. O bien, que tal uso pueda perjudicar el carácter distintivo o renombre.

Esta protección también aplicará a los nombres comerciales renombrados.

Otros derechos previos previstos en las prohibiciones relativas

Finalmente, no es posible registrar como marcas el nombre civil o la imagen que identifique a una persona que no sea el solicitante de la marca. Esto incluye: nombres, apellidos, seudónimo u otro signo con el que la generalidad del público identifique a una persona diferente del solicitante.

Por otro lado, no podrá formalizarse el registro de signos:

  • Que reproduzcan, transformen o imiten creaciones de marcas y nombres comerciales anteriores. Esto vale por igual a las creaciones protegidas por un derecho de autor u otro derecho de propiedad industrial distinto.
  • Denominaciones o signos susceptibles de confusión con el nombre comercial o razón social que identifique a una persona distinta del solicitante en el tráfico económico.
  • Que puedan confundirse con una marca no registrada, pero que goce de notoriedad en España.

A propósito de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, estas no hay posibilidad de registrar estas si existe una solicitud previa con la misma identificación. Igual vale para las que tengan protección de la legislación nacional o de la UE. Siempre que el titular, en base a tal legislación, tenga derecho a prohibir su uso por una marca posterior.

Por último, no podrá registrar una marca el agente comercial o representante en España del titular de dicha marca sin el consentimiento de este.


¿Tienes más dudas sobre las prohibiciones relativas al
registro de marcas?

Si necesitas registrar una marca personal o para tu empresa, debes buscar la asesoría de especialistas en este campo. ISERN es la agencia de propiedad industrial e intelectual más antigua y con mayor presencia en España. Nos encargamos de proteger tu innovación mediante el registro de marcas y patentes y la defensa legal de las mismas. Con este propósito, diseñamos estrategias innovadoras, basadas en Legaltech, para un aseguramiento eficaz de dichos activos.

Contamos con casi un siglo de experiencia y hemos gestionado más de 350 mil expedientes para más de 40 mil clientes a nivel mundial. Además disponemos de 12 oficinas en las ciudades más importantes de España. Por todo esto, tenemos capacidad para asesorarte y despejar tus dudas sobre las prohibiciones relativas y las prohibiciones absolutas para el registro de marcas. ¡Contáctanos ahora!

Si tienes cualquier duda sobre Marcas, Diseños o Patentes, contacta con nosotros

Nombre*
Consentimiento*
Consentimiento
Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.
Responsable: Isern Patentes y Marcas, S.L. Finalidad: dar respuesta a las consultas y enviar correos comerciales con información de nuestros servicios. Legitimación: consentimiento del interesado. Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: acceso, rectificación, limitación, supresión, oposición, portabilidad (siempre que sea posible) y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas. Más información.