La revenda de productes de marca registrada és un fenomen molt comú en el mercat actual. Des de roba i accessoris fins a dispositius electrònics i vehicles, l’accés del públic a aquests articles ha generat un pròsper mercat secundari. Tanmateix, aquest mercat planteja preguntes crucials sobre la legalitat i els drets dels titulars de marques. Com és possible que aquests productes es revenguin sense que els titulars de les marques prenguin mesures contundents per aturar aquesta pràctica? Què regula la legalitat d’aquest comerç?
La revenda de productes de marca davant dels drets del titular
En principi, registrar una marca atorga al seu titular un dret exclusiu que inclou prohibir a tercers l’ús d’aquest actiu intangible en el comerç per a productes o serveis idèntics o similars. Segons l’article 34 de la Llei de Marques (LM), el titular d’una marca pot impedir l’oferta, importació, exportació i ús de la marca amb finalitats publicitàries per part de qualsevol individu o entitat. Aquest dret és fonamental per protegir la integritat i el valor d’una marca registrada.
En realitat, malgrat aquests drets exclusius, existeix un mercat secundari molt dinàmic on es comercialitzen una gran varietat de productes de marca.
Per comprendre com es permet la revenda de productes de marca registrada en el mercat de segona mà, cal analitzar l’abast de la protecció de la marca. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), mitjançant jurisprudència, aclareix que els drets exclusius conferits per les marques generalment es poden invocar contra operadors econòmics. En altres paraules, el titular d’una marca no pot exercir el seu dret contra un particular que revèn un producte de marca de manera no professional.
Ara bé, aquesta protecció canvia quan les vendes realitzades per un particular excedeixen certs límits. Si les vendes són freqüents, de gran volum, o presenten característiques d’una activitat comercial, es considera que el venedor està operant dins del “trànsit econòmic”. En tal cas, el titular de la marca pot exercir els seus drets per impedir aquesta activitat.
Exemple pràctic de jurisprudència en casos de revenda de productes de marca registrada
La conclusió anterior es desprèn de la sentència del TJUE de 12 de juliol de 2011, en un cas de la marca de cosmètics L’Oréal contra la plataforma d’ecommerce eBay. En resum, com moltes marques, L’Oréal realitza la distribució dels seus productes a través d’una xarxa tancada de distribució. Dins d’aquesta, els distribuïdors autoritzats tenen prohibit subministrar productes a altres distribuïdors. El maig de 2007, L’Oréal va comunicar a eBay la seva preocupació per la realització d’operacions a gran escala que perjudicaven els seus drets de propietat intel·lectual dutes a terme als llocs web europeus d’eBay.
Insatisfeta amb la resposta, L’Oréal va sol·licitar a la Cort declarar eBay i les persones físiques demandades responsables per les vendes realitzades per aquestes últimes, lesionant els drets atribuïts a L’Oréal en relació, concretament, amb la marca figurativa comunitària “Amor Amor” i la marca nacional denominativa “Lancôme”.
L’Oréal va estimar que aquestes vendes lesionen els seus drets de marca perquè aquests articles, en part, no estaven destinats a la venda (articles de demostració o mostres). Mentre que altres estaven destinats a la venda a Amèrica del Nord i no a l’Espai Econòmic Europeu. Pitjor encara, alguns dels articles van ser venuts sense embalatge.
Què és l’esgotament del dret de marca i quins són els seus requisits?
Malgrat les restriccions esmentades anteriorment, nombroses empreses i professionals es dediquen al comerç i la revenda de productes de marca registrada. La clau perquè puguin fer-ho es troba en l’article 36 de la Llei de Marques (LM), que estableix en el seu primer apartat:
“El dret conferit pel registre de marca no permetrà al seu titular prohibir a tercers l’ús de la mateixa per a productes comercialitzats a l’Espai Econòmic Europeu amb aquesta marca pel titular o amb el seu consentiment”.
A més, l’article 15 del Reglament sobre la Marca de la Unió Europea (RMUE), estableix el principi de l’esgotament del dret de marca. Segons aquest principi, el dret exclusiu que atorga la marca al seu titular es limita a la primera venda del producte dins de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) realitzada pel titular de la marca o un autoritzat. Moltes vegades els revenedors intenten acollir-se a aquest esgotament del dret de marca, però cal complir amb una sèrie de característiques que protegeixen que el titular de la marca perdi els seus drets sobre la seva marca quant a la revenda.
Requisits perquè hi hagi esgotament de marca
Tot i així, perquè ocorri l’esmentat esgotament i es permeti la revenda d’articles de marca, és indispensable complir amb els següents requisits:
- Distribució a títol de venda. Per considerar esgotat el dret de marca la primera distribució dels productes ha d’efectuar-se a títol de venda. Qualsevol altra forma de disposició dels productes, com la distribució gratuïta amb finalitats promocionals o publicitàries, no extingeix el dret de marca. La referida sentència del TJUE (L’Oréal vs. eBay) va establir aquest principi.
- Venda en territori de l’EEE. El dret de marca només s’esgota quan la primera venda ocorre en el territori de l’EEE. Les vendes fora d’aquesta àrea no esgoten el dret de marca. En conseqüència, el titular podrà oposar-se a la importació i revenda de productes de marques registrades pròpies adquirits legalment fora de l’EEE.
- Venda pel titular de la marca o per un tercer amb el seu consentiment. Això inclou els llicenciataris, però és indispensable complir les clàusules del contracte de llicència perquè la venda realitzada pel llicenciatari esgoti el dret de marca.
Revenda de productes de marca registrada en plataformes d’ecommerce
Sens dubte, la qüestió de la revenda de productes per Internet dins del comerç electrònic planteja interrogants específics. L’experiència demostra que per considerar que un producte s’ha venut a l’EEE, no n’hi ha prou que la pàgina web del venedor sigui accessible des d’aquesta regió. La sentència del TJUE que ens ha servit d’exemple aclareix que una venda es considera realitzada dins de l’EEE quan es pot demostrar que l’oferta del producte, encara que estigui en un tercer país, està destinada a consumidors de l’EEE.
Però, compte! En si mateixa, l’accessibilitat d’un lloc web des de l’EEE, no implica automàticament que l’oferta estigui dirigida a consumidors europeus. Per determinar si els consumidors europeus són els destinataris de l’oferta, han d’avaluar-se altres indicis. Especialment, les indicacions del venedor sobre les zones geogràfiques a les quals està disposat a enviar l’article. Aquests indicis poden incloure factors com l’ús d’un idioma específic de l’EEE, la moneda per a la transacció o la disponibilitat d’opcions d’enviament a l’EEE.
A dir veritat, el principi d’esgotament del dret de marca té més límits. La revenda de productes de marca registrada no està permesa en tots els casos, fins i tot si la primera venda es va realitzar a l’EEE amb el consentiment del titular de la marca. Al respecte, l’article 36.2 de la Llei de Marques (LM) i l’article 15.2 del RMUE, són clars en indicar que el dret de marca no s’esgota quan existeixin motius legítims que justifiquin l’oposició del titular a la comercialització ulterior dels productes. En particular, si aquests han estat modificats o alterats després de la seva comercialització.
Motius d’oposició
- Lesió al prestigi de la marca. La forma en què es revèn un producte pot afectar negativament la imatge de la marca, cosa especialment rellevant per a productes d’alta gamma. El TJUE destaca que per als productes de luxe, la percepció d’exclusivitat és essencial. Per tant, qualsevol dany a aquesta percepció pot afectar la qualitat percebuda del producte i justificar l’oposició a la seva revenda. Entre les circumstàncies que poden indicar un efecte lesiu hi ha la limitació en les línies de productes, la manca d’estoc, la manca de novetats, la no admissió de devolucions i la presentació dels productes juntament amb altres d’inferior qualitat. Fins i tot, el nom del lloc web i la presentació dels productes de manera alfabètica poden perjudicar la imatge de la marca.
- Retirada de l’embalatge extern. En aquest cas, el titular ha de demostrar que, a causa de la retirada de l’embalatge, els consumidors no poden accedir a informacions importants sobre el producte, com ara la identificació del fabricant.
- Reenvasament. Així mateix, el reenvasament de productes abans de la seva revenda també està limitat, excepte que sigui necessari per complir amb les normatives del país importador. En el nou embalatge ha de constar qui és responsable del reenvasament. Aquesta informació s’ha de comunicar al titular de la marca abans de dur-se a terme. Tot i així, el titular pot oposar-se a la revenda si el nou embalatge perjudica la seva imatge i el prestigi de la marca.
Protegim els teus drets en casos de revenda de productes de marca registrada
A ISERN Patentes y Marcas comptem amb més de 100 anys d’experiència en el registre i protecció de marques dins i fora d’Espanya. Estem atents a qualsevol situació que perjudiqui els teus drets com a titular en casos de revenda de productes de marca registrada. El nostre equip d’advocats t’assessora i assumeix les accions necessàries per contrarestar el perjudici i exigir la deguda indemnització. Contacta’ns i visita’ns en qualsevol de les nostres 12 oficines!