Impacto del BREXIT en Marcas a partir del 1 de enero de 2021

Impacto del BREXIT en Marcas a partir del 1 de enero de 2021

Conoce cómo puede afectar a tus expedientes el BREXIT

El pasado 31 de enero se hizo efectivo el Brexit, por lo que el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Se estableció un período transitorio que finalizará el próximo 31 de diciembre de 2020. Durante todo este período, y según el Acuerdo de Retirada, el Derecho de la Unión Europea sigue siendo aplicable en el Reino Unido. Esto se hace extensible a los Reglamentos de Marcas de la UE y de Dibujos y Modelos Comunitarios, así como sus instrumentos de aplicación. Por tanto, durante este tiempo nada ha cambiado.

No obstante, a partir del 1 de enero de 2021, y una vez terminado este tiempo de transición, el Reino Unido aplicará su legislación y el Derecho de la UE ya no tendrá validez en dicho Estado. Por eso, destacamos los principales aspectos que se deberán tener en cuenta:

️ ️® Marcas de la UE registradas antes del 31/12/2020
  1. Los titulares de MUE (Marca de la Unión Europea) obtendrán un registro de marca ‘equivalente’ a la marca de la UE en el Reino Unido. Dicha marca equivalente guardará las fechas de prioridad, solicitud, concesión y renovación de la MUE de la que se deriva.
  2. El número de la marca será el mismo, pero precedido por el código UK009.
  3. La marca equivalente se registrará de forma automática, sin pago de tasas, pero la UKIPO no emitirá certificado: únicamente estará inscrita en la base de datos de la oficina.
  4. Se podrá solicitar una certificación, a través de un agente domiciliado en Reino Unido y pagando las tasas y honorarios correspondientes. Se tardará aproximadamente 1-2 meses en obtener la certificación.
  5. En el caso de marcas UE que caduquen entre el 31/06/2020 y el 31/12/2020: Si una MUE no se renueva antes del 31/12/2020, la UKIPO generará la marca equivalente, pero aparecerá como caducada. Si la MUE se renueva dentro de los 6 meses de periodo de gracia, la marca equivalente de Reino Unido también se considerará renovada automáticamente, sin que deba pagarse tasas a la UKIPO.
️ ️® Solicitudes de MUE pendientes de registro
  1. Los solicitantes no obtendrán la marca equivalente de forma automática. Se les otorga un plazo de 9 meses para “resolicitar” la marca del Reino Unido, que conservará las fechas de prioridad y solicitud de la MUE pero que será examinada por la UKIPO como si fuera una marca directa.
️ ️® Cesión de MUEs pendientes de inscribirse
  1. Si se produce un cambio de titularidad de una MUE, conviene inscribirlo lo antes posible ya que la UKIPO tomará como datos del titular los que figuren en la EUIPO a fecha 31/12/2020. Si la cesión se inscribe en la EUIPO a partir del 1 de enero, deberá solicitarse la cesión también de la marca equivalente en Reino Unido.
️ ️® Marcas internacionales que designan la UE
  1. En el caso de marcas internacionales que designan la UE, la marca equivalente que genere la UKIPO será asimilada a una marca nacional. No estará contenida dentro de la marca internacional. Por lo tanto, en la marca internacional seguirá figurando únicamente la UE como parte contratante designada, y el titular tendrá una marca del Reino Unido por separado.
  2. Esto se puede solucionar si el titular paga una extensión territorial de su marca internacional al Reino Unido y posteriormente solicita el “replacement” o sustitución. En dicho caso la designación posterior guardará como fecha de solicitud y/o prioridad la que le corresponda a la marca equivalente.
️®  Oposiciones y cancelaciones que sigan en trámite
  • 📌 Oposición/cancelación ante la EUIPO que se basa en una marca del Reino Unido: La oposición seguirá su curso, pero las marcas del Reino Unido empleadas como base no serán tenidas en cuenta. Si la oposición se basa únicamente en marcas del Reino Unido, decaerá automáticamente.
  • 📌 Oposición/cancelación ante la UKIPO que se basa en una MUE: El procedimiento seguirá adelante sin cambios.
️ ️® ¿Se considerará uso real y efectivo, el uso solo en Reino Unido de una marca de la UE para probar uso en la Unión Europea o viceversa?
  • 📌 Uso ante la UKIPO
    • La nueva ley garantiza que cualquier uso de la Marca en la UE realizado antes del 1 de enero de 2021, ya sea dentro o fuera del Reino Unido, se contará como uso del derecho comparable del Reino Unido.
    • Es decir, cuando el período relevante del uso de 5 años incluya el tiempo anterior al 1 de enero de 2021, su uso en la UE se aceptará. Cuando el período incluya cualquier momento posterior al 1 de enero de 2021, no se tendrá en cuenta el uso fuera de Reino Unido de la Marca comparable de la UE.
  • 📌 Uso ante la EUIPO
    • La nueva ley garantiza que cualquier uso de una Marca de la UE realizado antes del 1 de enero de 2021, en Reino Unido, se contará como uso real y efectivo en la Unión Europea.
    • Es decir, cuando el período relevante del uso de 5 años incluya el tiempo anterior al 1 de enero de 2021, se considerará su uso en la UE. Cuando el período relevante del uso sea posterior al 1 de enero de 2021, no se tendrá en cuenta el uso en Reino Unido para probar el uso de la marca de UE base del procedimiento.
    • La importancia del uso de una Marca de la UE en el Reino Unido para el análisis en su totalidad del uso genuino en la UE disminuirá progresivamente –de potencialmente suficiente a totalmente irrelevante– en función de la medida en que cubra el período para el que debe utilizarse establecido en el caso en cuestión.

Si desea más información sobre el BREXIT y sus expedientes, contacte con nosotros.

admISERN
admISERNEl en Noticias