Modificación competencial y procesal en acciones de nulidad y caducidad de marca española

A partir del 14 de enero de 2023, y con motivo de la última reforma de la Ley de Marcas, las acciones de nulidad y las acciones de caducidad de marcas españolas por falta de uso serán competencia y se presentarán directamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Esta actualización normativa busca armonizar la legislación nacional con la de la Unión Europea.

Igualmente, y dentro de las nuevas reformas procesales, a partir de esa misma fecha, todas las decisiones de la OEPM que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridas ante los Tribunales Civiles. Por tanto, esto implicará una tramitación escrita y un eventual juicio. Hasta el momento, las resoluciones eran recurribles ante los Tribunales Contencioso-Administrativos.

¿Qué es una acción de nulidad de marca?

Una acción de nulidad de marca es un proceso por el cual se pide que se declare la nulidad de una marca registrada. Se puede interponer esta acción por parte de cualquier persona que considere que la marca registrada infringe sus derechos, ya sea porque es idéntica o similar a una marca previamente registrada o porque se considera que es contraria al orden público o a los buenos usos.

La nulidad de una marca supone la cancelación del registro de la misma y, por tanto, la pérdida de todos los derechos que confiere el registro. Por lo tanto, una acción de nulidad de marca es un proceso muy a tener presente ya que puede tener consecuencias importantes para el titular de la marca. Si estás siendo objeto de una acción de nulidad de marca o si crees que tu marca puede estar siendo objeto de una acción de nulidad, es importante que busques asesoramiento jurídico lo antes posible.

¿Por qué se puede interponer una acción de nulidad de marca?

Existen varios motivos por los que se puede interponer una acción de nulidad de marca. Los más comunes son los siguientes:

  • La marca registrada es idéntica o similar a una marca previamente registrada.
  • La marca registrada es contraria al orden público o a los buenos usos.
  • La marca registrada ha sido registrada en mala fe.

¿Qué es una acción de caducidad de marca?

Las marcas registradas tienen la obligación legal de ser usadas. Si una marca no es usada durante un periodo ininterrumpido de cinco años es susceptible de ser cancelada por falta de uso. Se trata con ello de evitar que marcas que no están siendo utilizadas puedan impedir el registro de nuevas marcas.

¿Por qué se puede interponer una acción de caducidad de marca?

Los principales requisitos por los que se puede solicitar la caducidad de una marca por falta de uso son:

  • Que la marca tenga más de cinco años de antigüedad desde la fecha de su registro.
  • Que la marca no se haya utilizado de manera real y efectiva en el mercado por el titular de forma continuada, durante los últimos cinco años.
  • Que la falta de uso no se haya debido a causa justificada, es decir, por causas independientes al titular como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales.

Por tanto, a partir del 14 de enero de 2023, todas estas acciones que antes se hacían judicialmente ante un Tribunal Contencioso-Administrativo, ahora serán competencia exclusiva de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Una vez la OEPM resuelva esta acción, se pondrá fin a la vía administrativa y será necesario recurrir, en este caso, a los Tribunales Civiles.

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