¿Cómo afectará el fin del período transitorio del BREXIT a mis marcas?
El pasado 31 de enero se hizo efectivo el Brexit, por lo que el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Se estableció un período transitorio que finalizará el próximo 31 de diciembre de 2020. Durante todo este período, y según el Acuerdo de Retirada, el Derecho de la Unión Europea sigue siendo aplicable en el Reino Unido. Esto se hace extensible a los Reglamentos de Marcas de la UE y de Dibujos y Modelos Comunitarios, así como sus instrumentos de aplicación. Por tanto, durante este tiempo nada ha cambiado.
No obstante, a partir del 1 de enero de 2021, y una vez terminado este tiempo de transición, el Reino Unido aplicará su legislación y el Derecho de la UE ya no tendrá validez en este Estado. Por eso, queremos destacar de los principales aspectos que se deberán tener en cuenta:
📃 Marcas de la UE ya registradas antes del 31/12/2020
- Los titulares de MUE (Marcas de la Unión Europea) obtendrán un registro de marca ‘equivalente’ a la marca de la UE en el Reino Unido. Dicha marca equivalente guardará las fechas de prioridad, solicitud, concesión y renovación de la MUE de la que se deriva.
El número de la marca será el mismo, pero precedido por el código UK009.
La marca equivalente se registrará de forma automática, sin pago de tasas, pero la UKIPO no emitirá certificado: únicamente estará inscrita en la base de datos de la oficina.
Se podrá solicitar una certificación, a través de un agente domiciliado en Reino Unido y pagando las tasas y honorarios correspondientes. Se tardará aproximadamente 1-2 meses en obtener la certificación.
📃 Solicitudes de Marca de la UE Los solicitantes no obtendrán la marca equivalente de forma automática. Se les otorga un plazo de 9 meses para “resolicitar” la marca del Reino Unido, que conservará las fechas de prioridad y solicitud de la MUE pero que será examinada por la UKIPO como si fuera una marca directa.
📃 Cesión de Marcas de la UE pendientes de inscripción Si se produce un cambio de titularidad de una MUE, conviene inscribirlo lo antes posible ya que la UKIPO tomará como datos del titular los que figuren en la EUIPO a fecha 31/12/2020. Si la cesión se inscribe en la EUIPO a partir del 1 de enero, deberá solicitarse la cesión también de la marca equivalente en Reino Unido.
📃 Marcas internacionales que designan la UEEn el caso de marcas internacionales que designan la UE, la marca equivalente que genere la UKIPO será asimilada a una marca nacional. No estará contenida dentro de la marca internacional. Por lo tanto, en la marca internacional seguirá figurando únicamente la UE como parte contratante designada, y el titular tendrá una marca del Reino Unido por separado.
Esto se puede solucionar si el titular paga una extensión territorial de su marca internacional al Reino Unido y posteriormente solicita el “replacement” o sustitución. En dicho caso la designación posterior guardará como fecha de solicitud y/o prioridad la que le corresponda a la marca equivalente.
Esto se puede solucionar si el titular paga una extensión territorial de su marca internacional al Reino Unido y posteriormente solicita el “replacement” o sustitución. En dicho caso la designación posterior guardará como fecha de solicitud y/o prioridad la que le corresponda a la marca equivalente.
📃 Oposiciones y cancelaciones en trámite después de 31/12/2020
- 📌 Oposición/cancelación ante la EUIPO que se basa en una marca del Reino Unido: La oposición seguirá su curso, pero las marcas del Reino Unido empleadas como base no serán tenidas en cuenta. Si la oposición se basa únicamente en marcas del Reino Unido, decaerá automáticamente.
- 📌 ii) Oposición/cancelación ante la UKIPO que se basa en una MUE: El procedimiento seguirá adelante sin cambios.
📃 UsoEn el caso de procedimientos ante la UKIPO en los que la marca anterior deba justificar uso, durante 5 años a partir del 01/01/2021 se seguirá considerando el uso realizado en cualquier país de la UE como válido. Por lo tanto, durante 5 años una marca del Reino Unido surgida como equivalente a una MUE no puede ser cancelada por falta de uso siempre y cuando se demuestre el uso en algún territorio de la UE. Pasado dicho plazo, el uso sí deberá ser demostrado exclusivamente en el Reino Unido.
Del mismo modo, el uso de una MUE en territorio del Reino Unido durante los 5 años siguientes al 01/01/2021 se considerará válido por parte de la EUIPO en los procedimientos en los que deba demostrarse el uso.
Del mismo modo, el uso de una MUE en territorio del Reino Unido durante los 5 años siguientes al 01/01/2021 se considerará válido por parte de la EUIPO en los procedimientos en los que deba demostrarse el uso.
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